美國專利法申請專利範圍及連續案之相關修正

美國專利局（以下稱USPTO）於2007年8月21日通過專利連續案（Continuation，簡稱CON）及申請專利範圍（Claim）的相關修正規定，自11月1日開始施行。修正重點摘要如下：

一、 限制連續案、分案（Continuation-in-part，簡稱CIP）及請求繼續審查（request for continued examination，簡稱RCE）：必須在優先權日屆滿前證明有提CON、CIP或RCE的實益

1. 2007年11月1日後提申之專利案，適用新法規定，同一件母案只能提2件CON/CIP案，或提1件RCE。除非具備§1.78(d)(1)(vi)或1.114(g)的要件，依§1.17(f)繳費後，提交修正文件/答辯書及相關證據，證明在母案程序中無法提出CON/CIP案或RCE，而超出件數規定的CON/CIP案中的確有新的申請專利範圍，但沒有揭露前案技術（Information Disclosure Statement，簡稱IDS），經USPTO允許，即可超出規定件數提申。惟若USPTO駁回上述申請，第3件以上的CON/CIP案或第2件以上的RCE就只能以實際提申日作為申請日，不得主張母案的優先權日。

2. 2007年8月21日前提申且未申請分案/未請求繼續審查的美國專利案，或2007年8月21日前已進入國家審查階段的PCT案，則不受新法的限制。如此一來可能發生8月21日至11月1日間看不出有CON/CIP案，但申請人在11月1日新法施行後才「未經允許」提出「一件以上」CON/CIP案，亦即同一件母案有第3件CON/CIP案的情況。

3. 2007年8月21日至11月1日的過渡期間內提申的新案，申請人必須在11月1日新法正式施行前，決定是否要選擇提CON/CIP案或RCE，經USPTO允許，才可超出規定件數提申。例如：先前提出的RCE最終核駁通知答辯期限在8月21日至11月1日間，申請人有權可以選擇在期間內再提一件RCE而不直接提答辯，此時就例外不必如新法所規定需得到USPTO允許。

二、 獨立項超過5項或全部申請專利範圍超過25項且申請專利範圍不明確的案件，應提出補充文件（Examination Support Document，簡稱ESD）供審查（此稱為：5/25法則）：

1. 2007年11月1日後提出的專利申請案；

2. 11月1日後進入國家審查階段的PCT案；

3. 未於11月1日前收到第一次核駁通知的案件；

4. 更改申請專利範圍重新提申的案件；

新法規定這四類案件原則上獨立項不得超過5項，全部申請專利範圍不得超過25項，若超出規定項數，申請人在第一次核駁答辯前可以向USPTO提建議請求（Suggested Requirement for Restriction，簡稱SRR），若該請求被接受，審查委員將於下一次的核駁通知書中一併通知申請人；若超出規定項數，申請人沒有提SRR或SRR未被接受，USPTO將寄發通知，此時申請人可以選擇刪除部分申請專利範圍，或提出ESD證明。

一般而言申請人很少提ESD證明，因為費用和風險很高；申請人須準備一份具可專利性的檢索及詳細報告，檢索範圍需涵蓋美國所有已發證及核准公告的專利，報告內容則需臚列所有與該申請專利範圍相關的外國專利文件與非專利文獻，詳細說明並指出每一個獨立項及非獨立項為何具有可專利性，並證明所有申請專利範圍的限制在這些資料中都有對應的內容。

對於不符合5/25法則，且11月1日新法施行前尚未寄出第一次核駁通知書的申請案，USPTO將給予申請人2個月期間（最多可延長至6個月）考慮是否提SRR或ESD證明，或修正申請專利範圍使其符合5/25法則。

三、修正共同所有專利案（Commonly-Owned Application）的相關揭露規定：
對於尚未獲准的非臨時案，申請人需證明共同所有專利案具備下列要件：

1. 至少有一位或一位以上的發明人也是其他專利案的發明人；

2. 申請日或優先權日與其他專利案的申請日或優先權日相差未逾2個月；

3. 專利屬同一人所有，或已讓與同一人；

非臨時案自實際申請日起4個月內/國際申請案進入國家審查階段起4個月內/發出最初專利提申證明日起2個月內，申請人需向USPTO舉證推翻非臨時案至少有一個以上的claim是不具明確的可專利性的假設，以便正確計算連續案的件數。若申請人無法證明，就必須說明專利案何以只有一個具有可專利性的claim，或提出終止宣誓書（Terminal Disclaimer）。若非臨時案至少有一個以上claim具有可專利性的假設存在且該專利尚未獲准，申請人則需在前述期限前提交反證或終止宣誓書。

若申請人無法提出證據說服USPTO共同所有專利案的存在，USPTO將以重複提申專利為由加以核駁；實際上，要證明共同所有專利案是很困難的，專利所有權人或受讓人若委託不同的專利代理人提申，就有可能因作業流程發生文件錯誤的情形，致無法提出相關證明。