美國專利司法審判四大動向

美國自2006年以來，從聯邦巡迴上訴法院（CAFC）和聯邦最高法院對eBay、MercExchange、Teleflex及KSR等專利案件的判決結果顯示，美國對於專利的相關法律解釋，開始出現新的見解，這將對美國專利司法審判實務，及將來專利法的修改，均會產生重大影響，企業界應小心因應，調整專利策略。分析美國專利實務修改見解，共分為四大方向：

一、核發永久禁制令標準趨嚴

美國的禁制令分為二種，一是初期禁制令（preliminary injunction），一是永久禁制令（permanent injunction）。當專利權遭到侵害，權利人在向法院提起侵權行為損害賠償等訴訟後，可向法院請求核發初期禁制令，以命令涉嫌侵權人立即停止涉嫌侵權之行為，這種初期禁制令是在正式審理程序進行中，經過法官初步審理後即予核發，因此法院會令聲請核發初期禁制令之一造繳交擔保金，初期禁制令效力也只到本案訴訟終結時為止。至於永久禁制令則是經過完整的審理程序後，法院於判決原告勝訴後才核發，其效力是永久性的。

在美國的專利審判一大特點，就是法院做出侵權判決後即簽發永久禁制令，許多公司因為對禁制令有所顧忌，所以在接到警告函之後，為了避免因訴訟耗費更多資源，也避免敗訴風險，不得不採取妥協的策略。

然而，eBay與MercExchange間的專利侵權案，卻改變了這種慣例：eBay是世界知名的電子商務網站，MercExchange是一家擁有3件關於線上拍賣技術專利，卻沒有實施這些專利的小公司，2001年MercExchange指控eBay使用「立刻購買」交易方法侵害其專利，美國聯邦地方法院原本認定eBay侵權，判決eBay應賠償3500萬美元，但拒絕簽發永久禁制令；美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）則部分推翻了此一判決，認定eBay侵權且簽發永久禁制令。

至2006年5月，美國聯邦最高法院做出終審判決，提出核發永久禁制令也要比照初期禁制令的檢驗標準，亦即：（1）若不予核發禁制令，該侵權行為將導致無法彌補的損害；（2）經比較後，不核發禁制令對聲請人造成之損害將大於核發禁制令對被告造成之損害，即依法獲得的金錢補償不足以彌補該損害；（3）核發禁制令不會對公共利益產生負面的影響。

據此，未來一旦侵權事實被認定成立，法院也不得自動推定有侵權行為就會對原告造成無法彌補的損害，所以即使侵權行為成立，也不一定可以核發永久禁制令，必須進一步考慮原告是否有將所申請的專利實際加以應用在市場上，如果原告只是申請專利「等君入甕」，那專利侵權就不會對原告造成彌補的損害，也就不會核發永久禁制令；研究機構則屬例外，因為研究機構對於專利一般不從事實際市場運作，而是以授權方式利用該專利，所以前述情況對於研究機構而言，只有單純侵權就可能對研究機構造成不可彌補的損害。，所以有機會核發永久禁制令。

從美國法院核發永久禁制令的數量，也可看出核發標準比以前嚴格的趨勢：自從2006年5月美國聯邦最高法院對MercExchange與eBay的案件做出判決後，聯邦地方法院審理的23件專利案件中，只有17件核發了永久禁制令，6件被駁回；而6件涉及臨時禁制令的地方法院案件中，只有3件核准臨時禁制令，3件被駁回。
美國此一見解對於外國?品進入美國市場是有利的，外國企業將不必再像過去懼怕美國企業以禁制令為要脅，向其收取高額專利費，而可以正常協商的方式，和美國企業進行談判。

二、判定專利具有「非顯而易見性」的標準提高

美國聯邦法院對於非顯而易見性的判斷是根據美國專利法第103條「teaching-suggestion-motivation」檢驗標準，亦即如果有數份技術文獻內容對系爭專利提供了teaching和suggestion，使該領域的普通技術人員有motivation將這些技術結合起來得到該新技術的申請專利範圍中所請求保護之?品或方法，則應認定此新技術不具有非顯而易見性。然而，美國聯邦法院卻於2007年4月在Teleflex與KSR專利案中推翻了此一標準。

KSR公司是經營客車和輕型卡車腳控油門踏板裝置的加拿大公司，2002年11月8日Teleflex公司及其附屬公司Technology Holding公司向法院起訴KSR公司的可調節油門踏板裝置侵害其Engelgau專利權項4的保護內容；Engelgau專利涉及一種經由電子感測器控制引擎的可調油門踏板，但在該發明被公開之前，就有公司生?/銷售可調油門踏板以及帶有電子感測器的踏板。因此，KSR公司認?該專利顯然是根據這兩種現有設計方案結合而來，不能被授予專利權。地方法院同意KSR公司的觀點，但CAFC認?只有證明在該發明公開日期之前，確實存在將現有要素結合的「teaching-suggestion-motivation」（例如：曾在技術手冊或科學期刊中討論在可調踏板上安裝感測器的優勢），現有要素的結合才能被視?不具有非顯而易見性。

2007年4月美國聯邦最高法院做出終審判決，認?CAFC對於「teaching-suggestion-motivation」的解讀過於僵化，對涉嫌侵權專利所主張的特定標的物，在判定其是否不具有非顯而易見性的過程中，不必如此刻意強調相關的teaching/suggestion，而應考慮在先技術的既定功能，其後的改良是否超越了在先技術要素可預見的用途，以及現有技術領域的普通技術人員是否能得出此一推論或創新步驟，如果否定，才具有非顯而易見性。

換言之，美國聯邦法院在此案判決中，增加了判斷申請專利範圍需具有非顯而易見性的條件，這對於商業方法、軟體專利的影響非常重大，因?在這些專利的申請範圍中，往往有某一部分在現有技術中已經存在。USPTO依據此判決，未來將可以不具有非顯而易見性?由，駁回專利申請，這樣就會增加專利申請取得授權的難度，而涉嫌侵權人在訴訟上也可以涉案的專利不具有非顯而易見性?由，降低自己在法庭上辯護的難度。

三、放寬提起專利無效訴訟之條件
美國專利審判實務上，專利被授權人必須在有重大違約行?或終止授權協定的情況下，才能提起專利有效性的訴訟。然而，美國聯邦最高法院於2007年1月對MedImmune公司與Genentech公司的專利訴訟案則推翻了該原則。1997年MedImmune取得Genentech的專利授權，開始銷售兒科呼吸道藥品Synagis；2002年Genentech稱Synagis侵害其新取得的專利權，?了繼續銷售Synagis，MedImmune「被迫」同意根據1997年的協定向Genentech支付專利費，提出專利侵權的確認訴訟，並向Genentech主張該專利權無效。

經過長時間爭訟，美國聯邦最高法院最後推翻了地方法院和CAFC的判決，認?被授權人不必終止或實質違反其授權協定，就可以提起質疑專利有效性之訴訟，或就是否侵害系爭專利提起訴訟。

此一判決對今後相關案件的影響是：被授權人若基於某種原因，被迫接受授權契約，在接受此契約後，仍有權利提起專利無效訴訟。過去如果接受了授權契約，再提起質疑專利有效性的訴訟，立案的可能性很小；現在即使接受了授權契約，只要被授權人能證明接受該授權契約是被迫的，就可在支付權利金同時聲明被迫，並主張該專利無效。
如此一來，美國聯邦最高法院放寬了提起質疑專利有效性訴訟的條件，等於是給予企業多一個選擇，企業可以視情況先接受授權契約再提起訴訟，但對於專利權人來說，此一判決無疑是增加了更多變數。

四、修改故意侵權之判定規則，減輕侵權人責任
美國專利法規定，如果是故意侵權，法院可以判決被告支付高於損害賠償3倍的懲罰性賠償。2007年8月CAFC在Seagate與Convolve ＆ MIT的專利案中，則修改了故意侵權的判定規則，減輕了侵權人的責任。

一般而言，被控侵權的企業在收到權利人的警告函後，會請律師出具意見書，規避故意侵權的責任。在Seagate與Convolve ＆ MIT案中，被告Seagate交出了律師函，但法院要求被告還要交出律師與Seagate間的所有的往來文件。?此，被告上訴到CAFC，CAFC認?：律師的意見書主要基於商業考慮，而出庭律師與Seagate間的往來文件則是?了訴訟，在功能上差別很大；因此，過去法院以律師出具的意見書來認定是否故意侵權，而被控侵權的企業往往要花費昂貴的費用，請律師對每個專利作詳盡的法律分析，以規避故意侵權，但CAFC在本案中卻以舉證責任倒置的方式，要求專利權人必須出示明確可信的證據，證明客觀上被控侵權人極可能侵害專利，同時要證明被控侵權人在主觀上也知道存在這種侵權風險。換句話說，如果該技術領域的一般人都知道這種行為存在侵權風險，被控侵權人卻沒有中斷行為，就很可能被認定是故意侵權。

由此可見，美國法院在新的判定侵權規則下，對於故意侵權的認定，重點不再是被控侵權人在侵權時是否存在主觀故意，也不以被控侵權人收到警告信後是否積極調查取得專業意見作為責任認定的考量，未來要認定故意侵權，專利權人將負擔很重的舉證責任。但這並非表示未來企業收到警告信後可以置之不理，最好還是請律師出具意見書，至少可以多一個機會讓法院判斷被控侵權人主觀上並非故意侵權。
綜上，美國法院的這些判決都傾向限制專利權人的權利，不僅使專利申請難度增加，維護專利權利也更加困難，而專利被提起無效之訴的可能性也大為增加，專利侵權的損害賠償也可能降低。也就是說，被控侵權的企業比過去有更多的防禦策略，對於要進入美國市場的外國企業而言，則是一大利多。