歐洲專利局提高專利審查門檻

歐洲專利組織行政會議甫通過自2010.4.1.起將提高專利審查門檻，以加速案件進入歐洲專利局（EPO）審查。重點整理如下：

一、強制對檢索意見提答辯：
現行法規定專利申請人可自行決定是否對EPO下發的前案檢索報告及初步專利審查意見書主動提出答辯及修正；而新法則強制規定專利申請人一定要答辯，否則案件將被視為撤回。

至於向EPO提申的PCT案（簡稱E/PCT），EPO若以國際檢索單位（International Search Authority，簡稱ISA）身份提出的國際檢索報告（International Search Report），申請人收到國際檢索報告及有關申請專利性的初步審查意見（International Preliminary Examination，簡稱IPE）後，依新法規定專利申請人也必須提出答辯。

新制對於各種案件影響整理如下：
（一） 於非E/PCT的單純歐洲專利申請案，包括申請分割案（Divisional application）在內，檢索意見（Search Opinion）也屬擴大性檢索報告（Extended Supplementary Search Report）的一部份；新制規定對檢索意見的答辯需在檢索報告公開日起6個月內提出，也就是說，檢索報告公開日起6個月內申請人除了應向EPO提出實審請求及繳納指定國規費外，新制還要求申請人對檢索意見提答辯；逾期未提出三項中的任一項，該案都將被視為撤回。
（二） 對於E/PCT案而言，EPO非以ISA身份提出的檢索意見，屬於擴大性檢索報告的一部份，專利申請人對該檢索意見提出答辯的期限與提實審請求的期限相同；此外，EPO更進一步請專利申請人最好在向EPO確認提實審後預留2個月期間提出答辯，但這是否表示EPO將給予申請人更長的時間提實審與提答辯，還不明確。
（三） E/PCT案中，EPO以ISA身份提出的檢索意見，該檢索意見非屬擴大性檢索報告的一部份；而下列二種情況專利申請人需提答辯：1.檢索意見附帶國際檢索報告，需對檢索意見提答辯；2.若EPO就本案相關的國際申請案曾下發初步審查意見IPE，則對該案IPE需提答辯。

上述（三）的情況，答辯期限為提出Rule 161 Communication文件（以下簡稱R161）後的1個月內。R161是在案件進入歐洲階段時申請人要求修正申請專利範圍及繳納超項費所填寫的文件。值得注意的是：此1個月期間不得延展，除非符合EPC121之規定。

二、修正：
現行法規定申請人可自行決定是否對初次審查報告提答辯，只有審查人員才能決定是否需提實質修正。

新制則對申請人主動提出修正有時間限制：申請人可以自行決定是否在就審查意見提答辯時同時修正申請專利範圍、說明書、圖式，但任何的實質修正，包括對初次審查報告答辯中的修正，只有在申請分割案時才可以提出。申請人提出分割案通常是母案不符合發明單一性，所以申請分割產生新的獨立項，此外不允許申請人對分割案作其他實質修正。

此外，新制也要求申請人逐一對照原案提出修正基礎，否則將設定不得延展的1個月期間命令申請人提出。

三、說明檢索標的（subject matter）：
新制希望使專利申請人在檢索歐洲專利申請案前，先釐清需檢索的標的為何。但以下二項規定不適用於E/EPC案中EPO以ISA身份提出檢索意見之情況（此情況檢索意見非屬擴大性檢索報告的一部份，而EPO不會再就該申請案作進一步的檢索，所以特別要求申請人務必說明檢索標的）：
（一） 新法第62(a)條規定：若申請專利範圍包含一個以上的獨立項，申請人在請求實審階段必須特定檢索標的：1.互相關連產品多重性，例如蛋白質及其轉譯的核酸、傳送者及接收者、插頭及插座、中間產物及最後的化學產物。2.一產品或裝置有不同的用途，例如化合物的第二或其他藥用功效。3.對同一問題有多種替代解決方法，無法用一個單一申請專利範圍涵蓋這多數可能的替代解決方法，例如製成某化合物的方式。
在新法第62(a)條規定下，若EPO發現有不符合EPC第43(2)條規定時，申請人將被要求指出一個可被檢索的申請專利範圍，實務上EPO可能會要求申請人指出一個單一的獨立請求項。若申請人沒有回覆，EPO得以該請求項首次提到的發明進行檢索。
（二） 新法第63條不完整的檢索：若EPO無法檢索，例如因為claim 1不夠明確，現行實務認為EPO可以自行設定檢索範圍，不需徵詢申請人意見。新制則規定EPO必須通知申請人在2個月內進一步說明可進行檢索的標的；如果EPO認為申請人補充說明仍不夠明確，EPO可用標的之部分或全部逕行檢索，或直接表示無法檢索。
若申請專利範圍中同時包括得被檢索及無法被檢索之標的，依第137(4)條規定得不修正，除非無法被檢索之標的與得被檢索之標的互相連結而產生了一個獨立的進步性概念，此時才需修正申請專利範圍。若因此使檢索範圍符合上述第62(a)條及第63條規定，申請人仍有機會向EPO主張申請專利範圍中可以存在無法被檢索之標的，只要這些無法被檢索之標的與得被檢索之標的有互相連結而產生了一個獨立的進步性概念。

四、新制施行時間：
新制將從2010.4.1.起正式施行，適用於2010.4.1.後才下發擴大檢索報告的所有歐洲專利申請案。

五、小結：
新制是以強制要求申請人對檢索意見提答辯為手段，達到加速審查之目的，同時也確定EPO能直接針對申請人欲加以保護之標的進行檢索，而對申請人主動提出修正時間則有限制。實務上，申請人只有在EPO提出檢索意見後才會意識到需要對申請專利範圍提出修正，其實可以在申請人對檢索意見提答辯時就允許申請人主動對申請專利範圍提出修正。

E/EPC案的流程是：提國際申請後，EPO以ISA身份進行國際檢索，下發附帶國際檢索報告之檢索意見，然後進入歐洲階段；而EPO一旦以ISA身份下發檢索意見，申請人必須在提R161文件後不得延展的1個月內答辯，所以申請人收到EPO的檢索意見後，準備答辯的時間極短。因此如果客戶能在一收到國際階段EPO下發的檢索意見就馬上指示答辯，或者除了EPO之外客戶有機會可以選擇其他專利局作為ISA，對案件進行將有正面的助益。

新制下歐洲專利案及E/EPC案各種情況分析列表如下：