中國大陸2月1日起施行新實施細則與審查指南

中國大陸2009年12月30日國務院第95次常務會議通過修改專利法實施細則， 2010年1月9日由國務院總理溫家寶正式簽署國務院第569號令，公佈《國務院關於修改〈中華人民共和國專利法實施細則〉的決定》，新的實施細則自2010年2月1日起施行。知識?權局局長田力普則於2010年1月21日簽署第55號局令，公佈新的《專利審查指南》，該指南將亦自2010年2月1日起施行。茲分別整理重點摘要如下：

壹、實施細則
2008年12月27日大陸第11屆全國人大常委會第6次會議審議通過修改專利法，新專利法自2009年10月1日起施行；為了配合新專利法修改內容，故修改實施細則，二者搭配一併說明如下：
一、向外國申請專利需進行保密審查：
新專利法規定，在中國大陸完成的發明向外國申請專利，應事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。為落實該規定，實施細則規定：為正確界定需進行保密審查的範圍，專利法所稱『在中國完成的發明或實用新型』界定為『技術方案的實質性內容在中國境內完成之發明或實用新型』；並對提出保密審查的程式作出了具體規定。
二、申請、審查程序及核准專利條件之新規定：
新專利法調整了申請、審查程序及核准專利條件相關規定，所以實施細則也有必要作相應的補充，主要包括：
（一） 對專利申請書和外觀設計簡要說明應具明的事項：新法規定「簡要說明」是外觀設計申請的必要文件，而且可以用於解釋外觀設計的保護範圍，所以實施細則對簡要說明的內容作了具體規定。過去在專利審判實務上，由於申請文件表述內容不夠清晰明確，所以要確定外觀設計專利權的保護範圍有一定難度；未來審判上「簡要說明」將是確定外觀設計專利權保護範圍的一項重要依據。
（二） 一案兩請：同一申請人同日就同樣的發明既申請新型又申請發明，應在兩項專利申請中分別說明已經申請了另一類型專利，並根據一項發明只能授予一項專利權的原則，規定同時申請發明、新型，申請人需放棄已取得的新型專利權，才可授予發明專利權。
（三） 允許外觀設計提出關聯申請：申請人就同一?品的多項相似外觀設計可以只提出一件申請，即外觀設計可以用關聯申請方式提申。實施細則規定申請人必須指定一項基本設計，一件申請中的相似設計不得超過10項。實際上在新專利法修改前，實務上就存在外觀設計的關聯申請作法，但法律無此明文規定，與多數國家的相關制度也有差異。
三、依賴遺傳資源完成的發明申請專利應說明遺傳資源來源：
為配合新專利法規定依賴遺傳資源完成的發明申請專利應說明遺傳資源來源，實施細則依《生物多樣性公約》，明確定義「遺傳資源」是指取自人體、動物、植物或微生物等含有遺傳功能單位並具有實際或者潛在價值的材料。此外，考慮到有些發明雖利用生物資源，但未利用遺傳功能，不應履行披露遺傳資源來源資訊之義務，實施細則將「依賴遺傳資源完成的發明」定義為：利用遺傳資源的遺傳功能完成之發明。實施細則還規定披露遺傳資源來源資訊之方式，申請人必須在專利申請書中說明其發明如何依賴遺傳資源完成。
四、專利權評價報告：
新專利法將實用新型專利檢索報告制度的範圍擴大到外觀設計，將請求人的範圍擴大到利害關係人，並將報告名稱改?「專利權評價報告」。也就是說新專利法規定新型、外觀設計均可申請專利權評價報告，專利權人及其利害關係人均可請求國務院專利行政部門出具專利權評價報告，作?審理、處理專利侵權糾紛之證據。實施細則對此則具體規定申請專利權評價報告，申請人應提交專利權評價報告請求書，寫明專利號；國務院專利行政部門則應在收請求書後2個月內作出專利權評價報告。
為了防止衝突，針對同一項專利權，國務院專利行政部門僅能作出一份評價報告；公眾可以查閱、複製評價報告。需特別注意的是：專利權評價報告是人民法院審理新型、外觀設計專利侵權民事案件時是否中止案件審理的參考依據，而非立案依據，專利權人或利害關係人若無法提出評價報告，法院也應准予立案。在專利無效行政糾紛案件審理中，人民法院依據事實和法律獨立認定專利權是否有效，專利權評價報告對於專利權是否有效之確認不具有法律效力；?了保證專利權評價報告之權威性和確保公?利益，國務院專利行政部門僅能作出一份評價報告，且允許公?查閱和複製。
五、專利實施強制許可制度：
新專利法根據世界貿易組織《與貿易有關的知識?權協定》及相關文件規定，增加了強制許可類型，明確規定強制許可之適用範圍。實施細則將實施強制許可「未充分實施專利」之要件，定義為「專利權人及其被許可人實施其專利的方式或規模不能滿足國內對專利?品或專利方法的需求」。其次，為使強制許可制度因應公共健康危機之需要，實施細則將取得專利權之藥品定義為「解決公共健康問題所需之醫藥領域中任何專利?品或依照專利方法直接獲得之的?品，包括取得專利權製造該?品所需之活性成分及使用該?品所需之的診斷用品」。而程序上，實施細則也規定國務院專利行政部門依新專利法第50條規定作出准予強制許可之決定時，應同時符合中國締結或參加之國際條約有關?了解決公共健康問題而准予強制許可之相關規定。
六、假冒專利之行?及其法律責任：
新專利法將假冒他人專利行為和以非專利?品、方法冒充專利?品、方法的行?合併?「假冒專利行?」，並規定相關行政處罰。據此，實施細則規定：在非專利?品或其包裝上標注專利標識、擅自使用他人專利標識、?造或變造專利文書等使公眾造成混淆，將未被授予專利權的技術或設計誤認?是專利技術或專利設計之行?，構成假冒專利行為。實施細則並規定：銷售不知為假冒專利之?品，且能證明該?品合法來源者，由管理專利工作之部門責令停止銷售，但免除罰款。
七、有利於促進專利事業發展的新規定：
（一） 減少有關收費：實施細則取消了中止程式請求費、強制許可請求費、強制許可使用費的裁決請求費、申請維持費等四項收費。
（二） 放寬當事人享有優先權之限制：實施細則規定在請求書中錯寫、漏寫在先申請之申請日、申請號或原受理機構名稱等內容中的一項或二項，在指定期限內補正者，不影響其享有優先權；此外也規定外觀設計專利申請人要求外國優先權，其在先申請未包括外觀設計之簡要說明，但只要申請人在後一申請中提交之外觀設計簡要說明符合法定要求，也不影響其享有優先權。
（三） 改進職務發明獎勵報酬制度：為了給予被授予專利之單位/職務發明人自主約定職務發明相關獎勵/報酬更大空間，實施細則規定：被授予專利權之單位可以與發明人約定或在其依法制定之規章制度中規定專利法第16條規定的獎勵、報酬之方式和數額。此外，?進一步鼓勵創新，實施細則規定當事人未按前述方式約定或規定職務發明獎勵或報酬，適用法定的獎勵或報酬標準，且法定標準的適用範圍從原來的國有企事業單位擴大到所有單位；實施細則還提高了對職務發明人的法定獎勵數額。
八、專利無效宣告程序：
　　舊的專利法實施細則規定，以與他人在先取得的合法權利相衝突?由請求宣告外觀設計專利權無效者，必須提交能夠證明權利衝突的處理決定或有效判決，否則專利復審委員會不予受理。而新的實施細則則規定，未提交證明權利衝突證據者，專利復審委員會不予受理。法院方面認為新規定應予肯定，但?了保證請求人能夠行使權利，對於證明權利衝突的證據標準不能要求過高。
九、完善知識產權訴訟制度：
法院為了配合新專利法修正，加強專利行政審判工作，有效審判資源配置，統一司法尺度， 2009年6月22日最高人民法院公布了《關於專利、商標等授權確權類知識?權行政案件審理分工的規定》，自2009年7月1日起，專利、商標核准、確定權利內容等知識?權行政案件統一由北京市高院、中級法院知識?權庭審理。
此外，北京市高院也將積極致力健全相關訴訟制度，妥善解決專利審判中專業技術問題。針對知識?權案件高專業性之特點，建立並完善司法鑒定、專家證人、技術調查等訴訟制度，鼓勵有條件的法院在專利等技術性案件審判中積極開展技術調查的有效方式和具體做法，逐步建立「知識?權諮詢專家庫」工作。例如：北京市第一中級人民法院採取聘請技術專家作?人民陪審員制度；北京市第二中級人民法院建立「三人技術組、五人合議庭」之審判模式，採取「技術問題與非技術問題分離審理」、「二次合議形成處理意見」、「二次核改簽批裁判文書」之方式。

貳、審查指南
本次專利審查指南修訂以配合專利法及其實施細則的第三次修訂?主，並從加強完善審理程序、提高專利審批效率、規範專利審批行?之角度出發，調整了部分專利申請、審查標準。新審查指南與專利法實施細則同步，自2010年2月1日起施行。
　　新審查指南共分為5個部分：第一部份規定初步審查，第二部分規定實質審查，第三部分規定進入國家階段的國際申請之審查，第四部分規定復審與無效請求之審查，第五部分規定專利申請及事務處理。其中第一、二、四部分按專利申請的審批流程順序排列，第三部分為進入國家階段的國際申請審查之具體規定，第五部分則為適用各程序的通用規則。
一、初步審查：
初步審查就是形式審查，審查提交之申請文件、期限、費用是否符合專利法及實施細則之相關規定，不符規定者是否能補正，或直接駁回。
初步審查遵循以下原則：1.保密原則；2.書面審查原則；3.聽證原則；4.程序節約原則（即提高審查效率、縮短審查過程、明顯錯誤由審查員職權修改、盡量一次補正完成程序）。
新專利法及實施細則要求依賴遺傳資源應說明來源、保密審查、一案兩請等相關具體程序，在此都有詳細的規定。
二、實質審查：
專利法第2條規定授予專利權之客體；第5條則是專利權保護範圍限制規定，違反法律、公序良俗、依賴遺傳資源之發明不授予專利權；第25條則規定不授予專利權之客體。以上均為實質審查重要標的。
實質審查採取的審查原則有：1.請求原則（申請人請求才進入實審）；2.聽證原則（駁回前應給予申請人至少一次機會對事實、理由、證據陳述意見或修改之機會）；3.程序節約原則。應注意的是：不得以程序節約原則，違反請求原則及聽證原則之有關規定。
實質審查涵括範圍很廣，因此逐一針對電腦程式、化學、生物技術等不同領域之實質審查程序作了鉅細靡遺的規定。
三、進入國家階段的國際申請之審查：
依照專利合作條約（PCT）提出的國際申請，指名要取得中國的發明或新型保護者，在完成國際階段後，按實施細則第103條、第104條規定，向專利局申請進入國家階段，啟動進入國家階段程序，包括：在PCT允許限度內進行初步審查、國家公布、參考國際檢索和國際初步審查結果進行實質審查、准駁，及其他可能發生之程序。本章只針對前述的特殊程序作說明和規定，沒有規定者，若和國家申請程序相同，參照第一部分第一、二章和第五部分之規定處理。
四、復審與無效請求之審查：
依專利法第41條第1款規定，國家知識產權局下設專利復審委員會，對形式審查與實質審查不服案件為受理、審查、決定。同時依專利法第45條、第46條第1款規定，專利復審委員會對專利權無效宣告進行受理、審查、決定。對專利復審委員會不服，則向人民法院起訴。
復審請求審查與無效宣告請求審查程序普遍適用的原則包括：1.合法原則；2.公正執法原則；3.請求原則；4.依職權審查原則；5.聽證原則；6.公開原則。
五、專利申請及事務處理：
包含專利申請文件與程序、費用、受理、申請文檔之保存與銷毀、保密申請與向外國申請專利之保密審查、審查通知與決定、期限與權利之恢復及中止、專利公報與單行本、專利權之授予與終止、專利權評價報告、電子申請等規定。