最高法院判決：
專利申請權歸屬訴訟之被告得提出專利權客體無效抗辯

n   案號

三審：最高法院 110 年度台上字第 3162 號民事判決(112.6.15)

二審：智慧財產法院 108 年度民專上字第 27 號民事判決(110.4.8)

一審：智慧財產法院107年度民專訴字第98號民事判決(108.5.27)

n   裁判案由：請求確認專利申請權等

n   當事人

三審上訴人（一審被告/二審被上訴人）：翁XX、蔡XX、方XX、陳XX（以下簡稱「翁等四人」）

三審被上訴人（一審原告/二審上訴人）：冠榮科技股份有限公司（以下簡稱「冠榮科技」）

n   事實摘要

一審原告冠榮科技起訴前員工翁等四人共同基於犯意聯絡，以非法重製等方法盜取原告技術（以下稱營業秘密）並取得發明專利。冠榮科技提起訴訟請求確認專利申請權及專利權歸屬，並依不當得利的法律關係請求被告翁等四人都將系爭專利移轉登記給原告；被告則主張未竊取系爭營業秘密，系爭專利均為其自己的發明。一審法院審理後認為，原告無法證明營業秘密為其所有，在言詞辯論後的書狀攻防也無法證明系爭專利是來自原告本有的技術，因此一審判決原告敗訴。

原告不服，提起上訴，二審改判系爭專利申請權為二審上訴人冠榮科技所有，被上訴人翁等四人應將專利權移轉予上訴人。被上訴人翁等四人主張系爭專利已是公開技術，但二審法院認為本件為專利申請權、專利權歸屬之爭執，至於系爭專利是否不具新穎性或進步性，與本案爭議無涉。

二審被上訴人翁等四人不服二審判決，提起上訴，最高法院作成判決，廢棄原判決，發回智慧財產及商業法院。

n   最高法院判決理由

最高法院推翻二審判決，將案件發回智商法院，因為三審上訴人翁等四人於事實審抗辯：被上訴人冠榮科技已有之HCD製備多合金鍍膜，為業界習知之知識，其機器並購自日本NACHI公司，相關製程已揭露在該公司官網，被上訴人非技術發明者或創作者等，無從取得專利申請權等語，並提出日本NACHI官網列印資料、相關論文為證據。攸關被上訴人是否為系爭專利之發明人、新型創作人或設計人，其已否取得系爭專利之申請權，係屬重要之防禦方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見，逕謂被上訴人已有之技術內容是否具新穎性或進步性，與專利申請權歸屬無涉，系爭專利之專利申請權為被上訴人所有，進而為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。

在二審中，法院判決認定冠榮科技為專利申請權人，翁等四人應移轉專利權予冠榮科技，而翁等四人則主張專利欠缺新穎性、進步性，但法院卻對此重要的防禦方法竟略未審酌，邏輯上有跳躍不夠完整之嫌。

詳言之，一審原告冠榮科技為專利權之申請權人（確認之訴），一審被告翁等四人應移轉專利權予原告（給付之訴），既然二審判決被告等應移轉專利權予原告，若被告主張專利權具有無效事由會影響專利權之存否，進而造成原告之聲明「被告等應移轉專利權予原告」是否有理由，所以二審不應不加以判斷。二審判決可以確認原告為專利權之申請權人，但若被告主張專利權具有無效事由為有理由者，則原告聲明「被告等應移轉專利權予原告」即為無理由，這部分顯然二審判決不夠完整。

從理論上來說，被告翁等四人在二審主張專利權具有無效事由，其實屬於智慧財產案件審理法第16條第1項規定之「無效抗辯」：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」。法條明確宣示於民事侵權訴訟中，法院就智慧財產權有無應予撤銷或廢止原因的爭點，具有判斷的權限，不得以民事訴訟之裁判，須待行政處分或行政爭訟程序的結果為依據，而裁定停止訴訟程序。

但，本案問題在於專利申請權歸屬訴訟之被告得否提出專利權客體無效抗辯？

過去有法院採否定說：「專利權歸屬之爭議，乃爭執何人為真正之專利權人，並未涉及專利權本身是否有效及專利權人得否行使排他權之問題，非屬智慧財產案件審理法第16條之規範目的，故在專利權歸屬之訴訟，應無上開智慧財產案件審理法第16條之適用。」（參見智慧財產法院102年度民專訴字第29號民事判決）；也有法院採肯定說（參見智慧財產法院 97 年度民專上字第 17 號民事判決）。本案最高法院判決顯然也是採取肯定說。