王師父「芋皇酥」、「金雪娘」
被普遍當作商品通用名稱，商標識別性有降低之虞

n   案號

裁判字號：智慧財產及商業法院 110 年民商訴字第 56 號民事判決

裁判日期：111.8.19

裁判案由：排除侵害商標權行為等

n   當事人

原告：王師父食品有限公司

被告：諾貝爾食品有限公司

兼法定代理人張智聰

n   事實摘要

一、原告主張

（一）        原告為以下二件商標（下稱系爭商標）的商標權人，被告於110.7.1-110.9.21在臉書及商品訂購單中印製「芋皇酥」、「金雪娘」之文字與圖片使用於糕餅商品，並於被告宜蘭店面販售；原告主張被告侵害商標權，並意圖攀附原告多年的企業著名表徵與商譽。

（二）        被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」等文字，不因字體、大小、書寫方式等略有不同，而失去與商標之同一性，系爭商標在市場上已與原告「王師父」名稱緊密關聯，以Google搜尋時，大多網頁顯示與原告有關，系爭商標符合著名商標要件，並非月餅通俗名稱，被告所為足以混淆消費者之認識。

（三）        原告曾函知台灣糕餅公會轉知會員勿侵害原告商標權，臺灣糕餅公會95年間召開第23屆第3次會員代表大會手冊亦載明原告之「王牌金月娘」商標已註冊；被告使用「金雪娘」與原告系爭商標2近似，且經原告通知侵權後被告仍繼續使用，並非善意合理使用。

二、被告答辯

（一）        被告印製使用「芋皇酥」及「金雪娘」字樣，係以善意且合理使用之方法，表示有關商品本身之說明，非作為商標使用。且被告於系爭商標註冊申請日前之93年至97年間，即先使用「芋皇酥」、「金雪娘」字樣於同一月餅商品，其繼續使用情形並未中斷，並無侵害系爭商標之故意，符合商標法第36條第1項第1款及第3款規定，原告備位聲明請求被告附加適當區別標示，並非適當，反造成消費者對於商品來源及商標之混淆。

（二）        被告為宜蘭縣糕餅商業同業公會會員，並未參加臺灣糕餅公會，對於95年間之手冊資訊記載一無所知。Google中任何商家建立「索引」及提交「網路地圖」給網路管理員，即可加速被搜索，每天搜索排名是異動、可人為操縱取得，不足作為系爭商標與原告「王師父」緊密關係之證據。實則以網路搜尋「芋皇酥」，出現於多家禮盒販售商品，「芋皇酥」已成為通俗商品名稱。而被告使用「金雪娘」字樣作為月餅名稱之說明，與系爭商標2或「王牌金月娘」字樣並不相同亦非近似，且「金月娘」只是餅的名稱，在糕餅業界普遍使用。

三、本件爭點：

（一）                先位聲明部分：

1.          原告依商標法第68條第1、3款及第69條第1項規定，請求被告排除防止侵害如聲明第1、2項所示，有無理由？

2.          原告依商標法第68條第1、3款及第69條第3項、公司法第23條第2項規定，請求被告連帶賠償，有無理由？金額若干為適當？

（二）                備位聲明部分：

    原告依商標法第36條第1項第3款後段規定，請求被告為適當標示，有無理由？如何標示為妥適？

四、法院得心證理由：

（一）    兩造不爭之事實：

原告為系爭商標之商標權人，被告於網路上及商品訂單上使用「芋皇酥」、「金雪娘」字樣，經原告以存證信函通知商標侵權。

（二）    「芋皇酥」、「金月娘」、「金雪娘」已普遍作為商品名稱使用：

1.          聯合新聞網推薦精選6大中秋特色禮盒，其中有「芋皇酥」商品；以Google檢索輸入「芋皇酥」3字，出現多個店家名稱。

2.          當時宜蘭糕餅公會理事長陳○○證稱：糕餅業界有以金月娘名稱來作為月餅名稱的表彰，這在糕餅業界使用非常普遍，金月娘是屬於中秋節才有作。月餅的顏色是作成金色，內餡的部分含有蛋黃跟牛奶，作為商品名稱的使用。其他麵包店為了因應中秋節，也有將月餅取名為金翠玉、金玉娘、金雪娘、金桔月娘、小月娘、月娘傳情，這些都是作為月餅名稱的說明等語；證人即當時烘焙業食品原料廠商黃○○證述：以金月娘名稱作為月餅名稱在糕餅業使用非常普遍，金月娘只是一個餅的名稱，不一定都是用在月餅。

3.          原告主張「芋皇酥」、「金月娘」並非通用商品名稱，但原告所提證據僅能證明原告之「芋皇酥」、「金月娘」商品有相當知名度，難據以推認「芋皇酥」、「金月娘」未經糕餅業界使用為商品名稱。

（三）        被告「芋皇酥」、「金雪娘」係作為糕餅商品名稱而非作為商標使用：

被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」在各該版面上，係以小號字加註於個別糕餅商品圖樣旁，並非顯著，且有與其他糕餅商品名稱並列之情形，益徵其意在標示糕餅商品名稱，尚不足使消費者藉此標示區別糕餅商品之來源。而行銷傳單、網站截圖及中秋節型錄之整體版面上，對比可見明顯較大字體之「諾貝爾奶凍」、「諾貝爾」字樣，相關消費者當係以之作為識別來源之標識。

小結：被告使用「芋皇酥」、「金雪娘」表示其糕餅商品名稱，並未侵害原告系爭商標之商標權。原告請求被告排除侵害及損害賠償之先備位聲明均無理由，應予駁回，其假執行之聲請亦應併予駁回。