專利權人將專利專屬授權予相對人後，
再行授權予第三人之法律效果

撰稿人：邱柏評 專利師

成功取得專利權後，因商業上考量而將該專利權授權予他人已屬常態。專利權授權又可分為，(1)專屬授權，(2)非專屬授權，(3)獨家授權。其中，專屬授權之效力最強，專屬被授權人在被授權範圍內，排除專利權人及第三人實施該發明，專利法第62條第3項定有明文。倘專利權人先將專利專屬授權予相對人後，再行授權予第三人時，被授權在先之相對人應如何救濟，藉由以下判決說明之。

原告即專屬被授權人綠茵生技股份有限公司（下稱「綠茵公司」）主張，其與被告即專利權人中央研究院，就專利I558403（富含半乳糖脂之植物萃取物及其用途，下稱「系爭專利X」）及其相關研發成果於2014年4月簽訂專屬授權契約（下稱「授權契約A」）並經智慧局登記在案。此後，中央研究院於同年9月就專利I347192（具抗癌及抗發炎活性之萃取物及半乳糖脂之組合物，下稱「系爭專利Y」）專屬授權予財團法人生物技術開發中心（下稱「生技中心」）並簽訂專屬授權契約（下稱「授權契約B」），生技中心將之再授權予訴外人中美兄弟製藥股份有限公司（下稱「中美兄弟公司」）。原告認為授權契約A與授權契約B之授權範圍有所重疊，基於授權在先之授權契約A，得以排除該重疊部分為他人所實施，故提起確認之訴確認授權契約B中屬該重疊部分，依專利法第62條第3項、民法第71條[1]及無權處分之相關規定應為無效。

被告中央研究院與生技中心則抗辯，首先，授權契約A與授權契約B之授權範圍並不相同；再者，專利授權契約屬債權契約，基於債之相對性，授權契約B之效力如何實與原告無涉；此外，原告先前向中美兄弟公司訴請專利侵權損害賠償案件當中，法院亦認定中美兄弟公司並無侵害系爭專利X，故原告對此確認之訴並無確認利益。

智慧財產及商業法院（下稱「智商法院」）首先認為，授權契約B是否有效，造成原告依授權契約A所取得專利技術內容之私法上地位有不安之狀態存在，而此不安狀態能以確認判決除去之，故原告即有受本件確認判決之法律上利益，而得提起本件訴訟。

然而，專利權為無體財產權，具有準物權性，無法依動產物權交付，故依不動產物權採登記之公示方法，並採登記對抗主義，而所謂「對抗」，係指各種不同權利間，因權利具體行使時發生衝突、矛盾或相互抗衡之現象，以登記為判斷權利歸屬之標準。且依專利法第62條第1項[2]規定，專利授權登記應為對抗要件，並非生效要件，而授權契約B既屬債權契約，無論被告中央研究院對授權契約B之標的或範圍有無處分權限，基於債權契約相對性原則，該授權契約B仍然有效。此外，按專利法第62條第3項及其立法理由，專屬被授權人在專屬授權範圍內，取得專利權之排他權能與實施權能，則專屬授權之實體法律效果即為排除發明專利權人及第三人實施該發明，故專屬授權契約A之存在與授權契約B是否成立或生效實屬無涉。

儘管對於授權契約B已認定有效，智商法院仍比對授權契約A與授權契約B之授權範圍是否有重疊之情事，最終判斷系爭專利X與系爭專利Y非屬相同發明，原告又未具體說明授權契約A之中，系爭專利X以外之技術為何，最終駁回原告之訴。

本案評析

倘專利權人先將其專利專屬授權予相對人後，又將同一專利再行授權予第三人，且第三人確有實施該專利之情事，專屬被授權人如欲排除侵害並請求損害賠償，應依專利法相關之規定對侵權人提起「給付之訴」。

然而，於本件訴訟之前，原告之專屬被授權人綠茵公司已先向訴外第三人之中美兄弟公司提起專利侵權訴訟，但最終遭到駁回，於該侵權訴訟當中，爭點並未涉及本件訴訟被告之中央研究院與生技中心之專屬授權契約，或生技中心再授權予中美兄弟公司之授權契約，故筆者揣測原告似欲先行藉由確認「中央研究院與生技中心之專屬授權契約無效」之方式，使法院認定授權契約A與授權契約B之範圍確實有所重疊，即有可能依其與中央研究院之契約另行請求損害賠償。

本質上原告於前後訴訟皆欲排除第三人之侵害，因為前訴訟與後訴訟之訴訟標的之法律關係並不相同，而使得原告得以間接再次確認是否有侵害其專屬實施權。然參酌專利法第62條第3項及其立法理由，並無法推論出倘若專利權人與他人就同一授權範圍再訂立授權契約即為無效之結論。本案目前上訴至第二審中。

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