在舉發人舉發聲明範圍內，
被告機關得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，
惟應賦予專利權人答辯之機會

【資料來源：司法院裁判書系統】

n   案號

裁判字號：智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 21 號判決

裁判日期：民國 111 年 11 月 24 日

裁判案由：新型專利舉發

n   當事人

原告：廣東又一電器科技有限公司

被告：經濟部智慧財產局

參加人（即舉發人）：張國雄 

n   事實摘要

一、參加人以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，對之提起舉發，經被告審查，以110.10.20(110)智專三㈢02063字第11021021740號專利舉發審定書為「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之處分，原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍不服而提起本件行政訴訟。

智慧財產法院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、兩造之爭點：

  ㈠原處分是否有違反專利法第75條規定？

  ㈡證據2、3之組合可否證明系爭申請案請求項1至8不具進步性？

  ㈢證據2、3及習知技術之組合可否證明系爭申請案請求項9、10不具進步性？

三、原告主張、被告主張、參加人主張（略）

n   法院得心證之理由

㈠  審查人員依職權審酌，應予專利權人答辯機會

專利法第75條明文規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證，或依修正條文第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之；然依職權審酌舉發人未提出之理由者，應使專利權人有答辯之機會。

其次，2021年版舉發審查基準(下稱審查基準)第4.4.1點規定：「職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據…」、第4.4.2點規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會，…」依上述規定，可知在舉發人舉發聲明範圍內，被告機關得依職權審酌舉發人未提出之「理由」及「證據」，惟應賦予專利權人答辯之機會。進一步而言，倘舉發人就其所提出之舉發理由限定為某種主張，被告機關審酌後為完全不同於舉發人主張之認定，性質上亦應認為係「依職權審酌」情形，依前開規定意旨，亦應賦予專利權人答辯之機會。蓋於此種情形，專利權人可能僅針對舉發人所為某種主張是否可採為答辯，無從期待其就被告機關可能迥異之認定預為答辯，倘被告機關未賦予專利權人答辯之機會即逕為不利之認定，將對專利權人構成突襲，有違前開規定。

  ㈡ 審定書審酌理由與參加人主張不同，應予原告答辯機會

本件參加人於舉發程序所提之舉發聲明為「請求撤銷全部請求項」，舉發之事由係主張系爭專利不具進步性，證據部分則主張系爭專利請求項1至8部分依據證據2、3之組合，請求項9、10部分則依證據2、3與習知技術之組合。

參加人於舉發理由中係認為證據2並未揭露系爭專利請求項1之「第二旋轉組件」技術特徵，此部分技術特徵之欠缺係以結合證據3圖2與圖4所揭露之第二旋轉組件為補充。易言之，參加人認為證據2單獨不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，此參酌其就系爭專利請求項1至8均係主張依證據2、3之組合即明。而依被告審定書第4頁第11行記載，證據2已揭露系爭專利請求項1「一第二旋轉組件」，並已揭露系爭專利請求項1完整技術特徵，故證據2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

可知，參加人所提出之舉發理由與被告所審定之理由，在證據2是否已明確揭示系爭專利請求項1之「第二旋轉組件」之技術特徵一節認知不同。由於參加人認為證據2未揭露前揭技術特徵，故參加人就證據2前揭「未揭露部分」自亦未提出證據2「如何揭露」之論述理由，審定書就證據2如何已揭露此部分技術特徵之理由乃係依職權審酌證據2後所為與參加人不同之認定，雖審定書結論係認為證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，與參加人所主張之證據組合相同，且未逾爭點。惟審定書所審酌之該部分理由，既與參加人明示之主張不同，且未據參加人就被告所認定之該部分理由為任何主張，被告就該部分之判斷即屬依職權進行審查，依法即應賦予原告限期答辯之機會，被告就此部分並無裁量空間。被告辯稱其係就舉發人所主張之證據2、3之組合認為足以證明系爭專利請求項1不具進步性之同一理由進行審查，係就爭點內之證據2為證據調查，非就「爭點外」發動職權審查而引入新證據或理由，自非發動職權審查而引入理由云云，並非可採。

被告既依職權審酌參加人未提出之理由，且自承未曾通知原告限期答辯，對原告於舉發程序中之答辯方向，以及有無可能為請求項更正等權利行使行為自生影響，依前揭規定意旨，即有違誤。

因此，法院判決本件原告之訴為有理由，訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔。

[本案尚未確定]