得恩堂眼鏡申請「Boy London」商標註冊，
最高行政法院改判不准註冊確定

【資料來源：司法院裁判書系統】

n   案號

終審：最高行政法院108年度上字第1074號判決（111.8.18）

一審：智慧財產法院108年度行商訴字第31號判決（108.9.19）

n   當事人

上訴人（原審被告）：經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）

被上訴人（原審原告）：得恩堂眼鏡股份有限公司（以下簡稱得恩堂公司）

（一）        原審原告前於107.2.26以「Boy London」商標（下稱系爭商標），向原審被告申請註冊，內容參見下表。經審查，原審被告認系爭商標有商標法第30條第1項第8款規定之情形，應不准註冊，以107.9.27日商標核駁第391745號審定書為核駁之處分。原審原告不服而提起訴願，經濟部嗣以108.2.21經訴字第10806300960號訴願決定駁回，原審原告不服訴願決定，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

（二）        智慧財產法院判決：

系爭商標並未直接明顯描述其原料或產地，有來自英國或倫敦地區之特性，其由具識別性之標識所構成者，相關消費者除不易將系爭商標視為商品或服務之說明外，亦不致公眾誤認其商品或服務源自英國地區，故准予註冊。

1.          原審原告主張：

(1)       系爭商標不足使相關消費者誤信其產地為倫敦：

系爭商標為「Boy London」並非「London Boy」，故其中文意義為「男孩倫敦」，並非「倫敦男孩」，而依一般人認識商標之習性，拼音性外文重起首字，故系爭商標予人寓目明顯的部分是「Boy」，而「London」於系爭商標可解為男孩之名。而相關消費者所熟悉認識者，為系爭商標之整體部分。

(2)       系爭商標已為相關消費者知悉：

原告自54年設立迄今，為提供眼鏡商品及眼鏡配鏡等服務之著名公司，前有「羅密歐 BOY LONDON」商標在80年間已取得註冊，並於83年移轉登記予原告，原告實際使用該商標時，經常僅使用「BOY LONDON」於其所產製之眼鏡鏡架與鏡片，暨眼鏡相關之零售批發、維修及配鏡服務，20多年迄今，經由原告之廣泛行銷、聘請當紅明星擔任商品代言人，並於主要媒體刊登宣傳廣告，相關消費者均已知悉系爭商標「Boy London」為原告所產製商品及提供服務所使用之商標，而無將其誤認為與英國倫敦有何關聯或其產地、來源地與倫敦有何關聯。

(3)       系爭商標與商品並無名不符實情事：

原告在台灣市場使用系爭商標逾20年，對相關消費者而言，標示系爭商標之商品、服務，或其產地、提供地，在實際上與相關消費者所認識之系爭商標商品之產地及服務提供地，並無二致，並無標示與實際產地不符。相關消費者並無發生誤認誤信系爭商標商品或服務提供者，係來自英國倫敦之虞，故系爭商標不適用商標法第30條第1項第8款規定。

(4)       相關消費者不致誤認系爭商標之品質或產地：

系爭商標於台灣已使用20餘年，每年有一定之銷售量，而原告亦為台灣知名之眼鏡公司，相關消費者至原告門市採購眼鏡時，必然經常接觸本件商標商品，且原告聘請當紅明星擔任商品代言人，並於主要媒體刊登宣傳廣告，系爭商標已為相關消費者所熟知而臻著名，相關消費者已認識系爭商標之來源為原告，不致有誤認誤信性質、品質或產地之虞。

2.          原審被告主張：

(1)       相關消費者可能誤信系爭商標來自倫敦：

系爭商標「Boy London」商標圖樣之「London」，其係英國首都倫敦，是相關消費者熟知之地理名稱，縱非以特定商品生產或特定服務提供而聞名，將之使用於商品或服務，可能有使相關消費者發生錯誤聯想，而對其表彰商品或服務提供者之品質、性質或產地發生誤認誤信之虞。

(2)       系爭商標與指定商品名不符實：

「London」為國人知悉之城市名稱，相關消費者易於寓目視之為產地、來源地等有所關聯之地理名稱。縱相關消費者為專業人士，仍有可能使相關消費者對標示「Boy London」商品或服務之產地發生誤認誤信之虞，則與指定商品或服務間即有名不符實之情形。

(3)       商標審查個案審查原則：

「羅密歐Boy London」名不符實而有商標法第30條第1項第8款適用，此與其實際使用情形如何係屬二事；況「羅密歐Boy London」係80年間核准商標，個案時空背景與系爭商標已有相當差距，自難比附援引。原告主張案情雷同之「Jack London 傑克倫敦」商標亦同。

3.          智慧財產法院判決理由：

(1)       系爭商標未違反商標法第30條第1項第8款規定：

審究商標有無本款之情事，應就商標圖樣本身與所指定使用商品間之關聯性而論，應考量指定商品或服務在市場交易之實際情事，以指定商品或服務消費者之認識、感知為基準；本案相關消費者並無發生誤認誤信系爭商標商品或服務提供者，係來自英國倫敦之虞。

(2)       商標給予相關消費者之印象應整體判斷：

系爭申請商標給予相關消費者之印象，非等同英文「London」或中文倫敦之地名，其商標整體不足使相關消費者誤認誤信。

(3)       被告所為行政處分違反平等原則：

行政自我拘束原則：行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇（行政程序法第6條）。系爭商標與「羅密歐 BOY LONDON」商標之文字，同樣有「Boy London」字樣，同為原告所註冊在案，並存於同類之眼鏡相關商品，被告既核准前開商標登記在前，亦未作成撤銷或廢止該商標之行政處分。被告並無正當理由，對系爭申請商標自不得差別待遇，被告就系爭申請商標，應作成核准註冊之審定。

（三）        最高行政法院判決推翻智慧財產法院理由：

1.          原審未調查是否另有商標法第30條第1項其他不得註冊商標之事由

商標法第30條係規定於審查及核准商標註冊程序時，商標不得註冊之事由。該條第1項所規定之商標不得註冊之事由合計15款，而本件所涉第8款僅為其中之一款。如當事人申請註冊商標，經主管機關以其申請有商標法第30條第1項其中一款而予否准，其所提起之訴訟類型應為課予義務訴訟。如經法院審查確無該款之事由存在時，然因當事人之申請是否另有商標法第30條第1項其他各款或其他依法不得註冊之事由，尚未明確，法院欲准予當事人之請求，而命主管機關應就相關商標作成核准註冊之審定時，自應就相關申請是否均無商標法所定其他不得註冊之事由，為必要之調查審認，方得為之。經查，上訴人係以被上訴人系爭商標有商標法第30條第1項第8款不得註冊之事由而為否准之原處分，原審雖認被上訴人並無此不得註冊之事由，惟卷內並查無原審就商標法所定其他不得註冊之事由，已為必要調查審認之證據資料，則原判決逕予准許被上訴人請求命上訴人就系爭商標作成核准註冊之審定，參照上開規定之說明，此部分即有適用上開規定不當之違法。

2.          原審未以消費者之立場就商標整體予人印象加以觀察，涵攝不當

系爭商標「Boy London」，消費者應較易受「London」所吸引，「Boy」只是無特殊意義的普通名詞，而易被忽略，亦即系爭商標指定之商品或服務，客觀上應有使消費者就系爭商標指定之商品或服務之品質、性質或產地發生誤認誤信之虞。原審未以消費者之立場，就商標本身圖樣文字等整體的外形、觀念或讀音予人之印象是否產生對商標或服務之性質、品質或產地誤認誤信之可能加以觀察，涵攝尚有未洽。

3.          商標法第30條第1項第8款，並無類如同法第29條第2項得由商標申請人提出使用證據證明所申請註冊之商標在交易上已成為商品或服務之識別標識，並得以與他人之商品或服務相區別而排除適用之規定。

4.          商標個案審查，不受他案之拘束

行政法上之「平等原則」，並非指絕對、機械之形式上平等，而係指相同事物性質應為相同之處理，非有正當理由，不得為差別待遇而言；如事物性質不盡相同而為合理之各別處理，自非法所不許。商標申請准否，係採商標個案審查原則，並不受他案之拘束。「羅密歐BOY LONDON」與系爭商標圖樣「Boy London」為兩個不同商標圖樣，「羅密歐BOY LONDON」雖經被上訴人取得註冊，可能係因該商標內所有之組成元素整體觀察後，始成為具有識別性之標識，不代表該商標內所有組成之元素各自均具有識別性，而得分別申請註冊為獨立商標而獲准。「羅密歐BOY LONDON」商標雖早於80年間准予註冊，距本件申請時已20餘年，但其商標識別性之有無、社會環境、消費者之認知、同業市場實際使用情形、指定商品或服務之特性等部分，與系爭商標之申請應分別以觀，自難以據之比附援引。

小結：本件上訴有理由，原判決廢棄，並駁回被上訴人在第一審之訴。