美國聯邦巡迴上訴法院判決：
只有自然人得為發明人，AI則否

【資料來源：USCOURTS官網】

當事人：THALER v. VIDAL

案號：2021-2347

裁判日期：2022.8.5

本案深入討論了誰可以成為專利發明人的問題，也是USPTO對AI是否能作為專利申請案發明人的再次表態。法官從既有法律的定義出發，分析得出專利法將發明人定義為僅限於自然人—只有人類，才可以作為專利發明人。本案專利申請人沒有將任何「人」列為發明人，所以維吉尼亞東區地方法院（District Court for the Eastern District of Virginia）同意USPTO的決定並依此做出簡易判決；聯邦巡迴上訴法院則再次肯認專利法要求「發明人必須是自然人」（Patent Act requires an “inventor” to be a natural person.）。

n   事實摘要

本案原告Thaler在多個國家專利局提出指定人工智慧DABUS為發明人的專利申請案，USPTO也是其中之一，Thaler主張系爭專利申請案中的發明，是由DABUS自主創造而來，DABUS可以做為發明人。原告表示，他開發的這個AI系統是一種統合科學自主裝置（Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Science），稱為DABUS，是一個原始碼或編程和軟體程式的集合（a collection of source code or programming and a software program）。2019年7月，Thaler以DABUS為唯一發明人向USPTO申請了16/524,350和16/524,532二件專利，堅稱自己沒有為這二件發明構思做出貢獻，任何具該領域技術的人都可以用DABUS的輸出實施專利。Thaler並代表DABUS提交了聲明書（Statement on Inventorship），主張DABUS是一種特殊類型的「創造力機器」（Creativity Machine），並將DABUS作為發明人的所有權利讓與給Thaler自己。

USPTO認為這二件專利申請都欠缺有效的發明人，形式要件不完備，按規定向Thaler寄發通知要求補正。Thaler則請求USPTO撤銷通知，USPTO拒絕，Thaler請求USPTO再次考慮，USPTO拒絕並解釋專利申請的發明人必須是自然人。Thaler隨後根據行政程序法（APA）就USPTO對其最終決定進行司法審查。地方法院進行簡易判決駁回Thaler的請求，Thaler不服提起上訴。

n   美國聯邦巡迴上訴法院判決

第四巡迴法院對地方法院判決進行審查，對USPTO所做的決定提出申訴，必須受APA和相關行政法標準的拘束，亦即只有在機關決定係「武斷的、反覆無常的、濫用自由裁量權的，或其他不符合法律規範的」，或者機關的行為「超出法定管轄範圍、權限或限制」，才可以提出。

本案唯一爭點是AI軟體系統是否可以作為專利法的發明人？由BedRoc Ltd. v. United States, 541 U.S. 176, 183 (2004) 一案清楚得知，專利法要求發明人必須是自然人，這點完全沒有含糊之處。《專利法》明確規定發明人必須是「個人」（individuals），從2011年以來，隨著美國發明法（LeahySmith America Invents Act，AIA）通過，專利法將發明人定義為「個人」，如果是共同發明，則發明人就是共同發明的個人；該法案同樣將共同發明人（“joint inventor” and “coinventor”）定義為發明或發現共同發明主題的任何個人（“any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.”）。美國專利法強調在申請專利時，發明人始終被定義是「個人」（individuals）。

美國專利法沒有定義「個人」，但如同最高法院所解釋的那樣，「individual」作為名詞使用，通常是表示一個自然人（a human being, a person），這也是字典的普遍解釋。因此，最高法院認為在法規中使用「individual」，指的就是人類，除非有特別情況；而專利法並不屬於這裡的特別情況。例如，專利法使用的代名詞是「himself」、「herself」而不使用「individual」，所以很清楚知道國會排除了非自然人。專利法還要求發明人要提交宣誓書或聲明書，在此並沒有任何內容可以得知Thaler本人可以主張自己得代表DABUS提交聲明書。

Thaler主張專利法35 U.S.C. §§ 101 and 271使用了「whoever」，但聯邦巡迴上訴法院認為非人類可能侵犯專利並不代表非人類可以是專利的發明人。

其次，Thaler認為AI軟體程式絕對具備發明人資格，否則可專利性（patentability）將取決於「發明的方式」（the manner in which the invention was made），這違反35 U.S.C. § 103。法院則認為 § 103的規定與發明人無關，而是規定在相關部分，即使發明是在「常規」測試或實驗中發現的，其仍可能不是顯而易見的（inventions may still be nonobvious even if they are discovered during “routine” testing or experimentation）。 參見Honeywell Int’l Inc. v. Mexichem Amanco Holding S.A. de C.V., 865 F.3d 1348, 1356 (Fed. Cir. 2017) 和Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 15 (1966) 二案件中對35 U.S.C. § 103第二句的解釋，乃是澄清「對於可專利性來說創造天才的閃光（flash of creative genius）是不必要的」；與其說35 U.S.C. § 103是針對誰是發明人的規定，不如說它是關於「發明的方式」的規定。

第三，Thaler強調對「發明人」的解釋必須注意使用語言的環境及整體法規適用的一體性；法院則列舉Yates v. United States, 574 U.S. 528, 537 (2015)一案，說明法院正是以這樣的方式認定專利法規定的「發明人」必須是人類（human beings）。

聯邦巡迴上訴法院還列舉了Univ. of Utah v. Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften E.V., 734 F.3d 1315, 1323 (Fed. Cir. 2013) 和Beech Aircraft Corp. v. EDO Corp., 990 F.2d 1237, 1248 (Fed. Cir. 1993) 二案，都是強調只有自然人才能成為發明人，公司甚至是主權國家都不能成為發明人。這二案例證實了美國專利法規定發明人僅限於自然人。

此外，Thaler提出AI完成的發明得申請專利的理由之一，就是鼓勵創新和公開揭露；法院則認為此推測性（speculative）且缺乏法律依據的政策觀點，不能凌駕於國會通過的條文；況且我們今日並未面臨人類在AI輔助下所做的發明是否有資格取得專利保護的問題。

Thaler再將問題拉升至憲法的層次，認為允許AI成為發明人是符合美國憲法「促進科學進步和實現技術創新」的宗旨，不承認AI作為發明人，就是破壞科學進步。法院則反駁Thaler指出，憲法授予國會立法權，透過專利法來實現憲法保障的權利，但不能說把發明權限制在人類身上就是違憲的，所以AI不能作為發明人並不存在違憲問題。

Thaler還指出，南非已經核准以DABUS作為發明人的專利。法院認為這件外國專利並沒有涉及美國專利法，所以這並不會影響變美國法院的結論。法院也考慮了Thaler其他的觀點，認為不值得提出討論。

美國聯邦巡迴上訴法院結論是：當法規明確且直接地針對問題加以規定，法院的分析和判決就不得超出法條文字的範圍；既然國會已經確定只有自然人才可以作為發明人，那麼AI肯定不能，據此維持地方法院的判決。

聯邦巡迴上訴法院判決全文請參見https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/21-2347.OPINION.8-5-2022_1988142.pdf