無維修免責條款，帝寶二審仍被判賠賓士1812萬元
【資料來源：司法院官網】
裁判字號：智慧財產及商業法院 108年度民專上字第43號民事判決
裁判日期：民國 111 年 7 月 14 日
裁判案由：侵害專利權有關財產權爭議等
n 當事人
上訴人即被上訴人：Mercedes-Benz Group AG（德商賓士集團股份有限公司，
下稱賓士公司）
被上訴人即上訴人：帝寶工業股份有限公司（以下稱帝寶公司）、謝綉氣
n 事實摘要
[賓士公司起訴主張]
賓士公司為我國第D128047號「車輛之頭燈」新式樣專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國98年3月21日起至112年4月22日止，帝寶公司所生產、製造之汽車頭燈產品（DEPO型號「440-1179MLD-EM」、「440-1179MRD-EM」）、「340-1133L-AS」及「340-1133R-AS」產品，下稱系爭產品），侵害賓士公司所有之系爭專利權，為此依專利法第142條準用同法第96條、第97條第1項第2款及同條第2項、民法第184條第1項前段及公司法第23條第2項規定，請求帝寶公司及該公司負責人謝綉氣應連帶賠償賓士公司新臺幣（下同）6,000萬元。
[帝寶公司答辯]
系爭產品之整體外觀與系爭專利外觀存在明顯差異，不構成相同或近似，並未侵害系爭專利權；系爭專利違反禁止重複授予專利權之規定；系爭專利之圖面未充分揭露，無法據以實施；系爭專利不符合新穎性優惠期事由，不得主張優先權；不具新穎性；也不具創作性，具有應撤銷之事由，賓士公司不得對帝寶公司行使權利。賓士公司就系爭專利之權利行使，違反公平交易法第9條第1款、第4款、第20條第2款及第25條之規定，亦違反民法第148條構成權利濫用規定。賓士公司早在2014年10月間已發函通知帝寶公司侵權之事實，惟106年3月間才提起本件訴訟，故起訴前兩年的損害賠償請求權，已罹於消滅時效。帝寶公司就損害賠償之金額得主張扣除製作模具之成本及費用，原審判決未予扣除成本費用，自有不當。又帝寶公司已經進行迴避設計，應非故意侵權，原審判決依照故意侵權之規定，將帝寶公司之系爭產品銷售總額23,162,107元乘以1.295倍計算懲罰性損害賠償3,000萬元，顯有違誤。
[智慧財產及商業法院第一審判決] 106年度民專訴字第34號
准許賓士公司排除侵害之請求，並判命帝寶公司及其負責人謝綉氣應連帶給付賓士公司3,000萬元，並駁回賓士公司其餘之損害賠償請求。
兩造均提起上訴。
[智慧財產及商業法院第二審判決] 108年度民專上字第43號民事判決
命帝寶公司、謝綉氣連帶給付部分，於賓士公司以605萬元為帝寶公司、謝綉氣供擔保後，得假執行。但帝寶公司、謝綉氣以1,812萬3,279元為賓士公司供擔保後，得免為假執行。
一、侵權部分：
二審認為系爭產品與系爭專利經整體觀察比對，其共同特徵均為容易引起消費者注意部位，差異特徵則或係位在普通消費者不易注意部位，或是差異甚為微小，不足以影響整體視覺效果，故系爭產品與系爭專利之外觀構成近似，已侵害系爭專利權。
二、專利有效性部分：
系爭專利與同日申請之D128048號新式樣專利未違反禁止重複授予專利權之規定；且系爭專利之圖面已經充分揭露其設計內容，使所屬技藝領域中具有通常知識者，可以瞭解其內容並據以實施。系爭專利圖面相較於優先權基礎案件之全部內容，並未產生不同視覺效果，應認定為「相同新式樣」而可主張優先權。帝寶公司提出之先前技術證據，均不足以證明系爭專利不具新穎性或不具創作性，系爭專利應屬有效。
三、違反公平交易法第9條第1款、第4款、第20條第2款及第25條及民法148條規定部分：
（一） 本案汽車銷售之「主市場」與後續零配件維修之「後市場」之間具有實質之連動性，主市場的競爭約束足以傳遞到後市場，而產生主、後市場連動現象，故主市場及後市場應視為同一相關市場。不能將後市場視為一個單一市場，而認為賓士公司在後市場取得獨占之地位。由於賓士公司在汽車銷售之主市場之市占率只有6％至8％，並不具有獨占或支配地位，自不能認為其有違反公平交易法第9條第1款、第4款關於獨占事業禁止行為之規定，又因為賓士公司在主市場之市占率不高，且專利權人並沒有授權他人實施其專利之義務，故亦不能認為賓士公司不願授權予帝寶公司，及本件行使專利權之行為，係違反公平交易法第20條第2款無正當理由對他事業給予差別待遇之行為，及公平交易法第25條足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。
（二） 帝寶公司雖然主張，德國汽車同業公會曾在2003年發表正式聲明，承諾德國汽車產業不會運用設計保護法與獨立零件供應商爭奪市場占有率，不會妨礙零件市場之競爭，且賓士公司長達十多年未行使其專利權，足以引起帝寶公司之信賴，而投入大量人力、金錢資源產製系爭車燈產品，詎賓士公司違背承諾分別在德國及我國提起訴訟，禁止帝寶公司製造及銷售系爭產品，其出爾反爾的行為，顯屬民法148條違反誠實信用原則之行為，且有權利失效之適用。惟本院認為，德國汽車同業公會縱使曾經發表上開聲明，然不具有法律效力，難認上開聲明具有永久及全球之法律拘束力，帝寶公司之抗辯，不足採信。
四、排除侵害及損害賠償部分：
（一） 帝寶公司製造之系爭產品侵害系爭專利權，故賓士公司請求帝寶公司排除侵害，即不得製造販賣系爭產品，並應將系爭產品之成品、半成品、組裝製造系爭產品之模具或其他器具全部銷毀，且帝寶公司及其負責人應連帶負損害賠償責任，應屬正當。
（二） 帝寶公司雖然提出時效抗辯，惟本院認為賓士公司於2013年發函予帝寶公司時，只是根據型錄之照片，尚未取得系爭產品進行侵權比對，尚未明確知悉帝寶公司侵權之行為，故帝寶公司消滅時效之抗辯，不足採信。另外關於損害賠償之金額，帝寶公司主張扣除製作模具之成本及費用部分，本院認為帝寶公司提出之部分財產目錄與其先前陳報之模具型號不符，無法採認，其餘型號相符部分之成本及費用，本院准予扣除。又帝寶公司係專門生產副廠零件車燈之廠商，對於賓士公司車燈零件之外觀及相關專利權，應屬知悉，其製造之系爭產品侵害系爭專利，應屬故意，並審酌卷內一切情狀，依專利法第97條第2項之規定，酌定已證明損害額1.5倍之賠償金。
五、本案仍得提起第三審上訴。
本案是一個高度涉及政府產業政策的案件，英國、義大利30年前已經設立「維修免責條款」，德國2020年也已經通過立法，但因為台灣沒有「維修免責條款」，所以除了原廠之外，汽車零組件廠不得自行生產、銷售、使用未經原廠授權的副廠零件。市場上售後維修服務，原廠和副廠零件價差可以從2倍到19倍；在全球通膨和氣候變遷的議題下，各國已經開始關注「維修權」，使消費者可以取得維修服務或零件，以延長產品的生命週期，不至於因為原廠停產少數零件，導致中古車必須整台報廢。
本案二審判決出爐後，帝寶公司已經表示不排除再繼續提起上訴，且如果帝寶無法在台灣生產，也不排除出走，將產業轉移至中國大陸或其他有維修免責條款保障的市場生產銷售。
立法院與智慧局，曾在2021年針對是否應該通過「維修免責條款」，召開過一次公聽會，但因擔心可能「阻礙創新發展」，故遲未定案，因此目前也尚無修法規劃。智慧局站在主管機關立場，擔心售後維修服務九成都是外銷，而美國、日本是台灣最大的兩大外銷市場，卻無維修免責，台灣就算通過維修免責，出口還是可能難免被訴；建議釜底抽薪還是應與原廠談授權。
本案相關專利權明(2023)年即將保護到期，後續發展值得高度關注。
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