日本專利局公布修訂《標準必要專利相關授權談判指南》
【資料來源：JPO官網、TIPO官網】
日本專利局（JPO）2022年7月19日公布《標準必要專利授權談判指南》（以下稱「本指南」）修正之訊息。
「本指南」於 2018 年制定，目的在提高透明度和可預測性，促進專利權人和實施專利人間的談判，並幫助預防或快速解決與標準必要專利（SEP）授權相關的爭議，這些專利對於實施無線通訊等領域的標準至關重要。
在「本指南」制定之初，曾有人提議日本專利局導入行政裁決系統（administrative adjudication system）來確定標準必要專利授權條款；但考慮到專利實施者申請系統（implementer petitions system）恐破壞專利權人與專利實施者之間的利益平衡，也可能會產生日本專利局為了促進專利授權而無視於專利權人權益的誤解，所以日本專利局決定藉由提供訊息，協助沒有該領域經驗的專利實施者能有效地參與授權談判，冀能預防糾紛並儘早解決糾紛。
「本指南」制定並施行後，隨著司法判例的累積和各國政府的研究，因為標準的廣泛使用和標準必要技術越來越複雜，SEP授權在全球出現許多紛爭，有關SEP的遊戲規則多有變化。特別是第四次工業革命演進，許多產品走向電腦化，在不同產業間的SEP授權，特別是日本的汽車、工程機械等優勢產業，未來可能更擴大發展，因此日本METI在 2021 年度由產業代表、智慧財產與競爭法專家成立了專家研究小組，並對日本國內外約40人進行了訪談研究，著手修訂「本指南」。考慮到因SEP授權談判尚欠缺明確規則，以致專利權人與實施人面臨可預測性低與透明度不足的問題，日本METI在2021年7月完成了修法期中報告，促進當事人間誠信談判，鼓勵早期解決紛爭，避免非必要爭議。
日本專利局在 2022 上半年就修正草案向公眾徵求了意見，並舉辦了 JPO SEP Symposium 2022，與來自工業界、學術界和法律界的代表進行了討論，匯集了寶貴意見後，完成了「本指南」的修訂。未來參與SEP授權談判的雙方都應遵守，以創造良好的授權環境。
「本指南」指出SEP專利權人及實施人應採取的SEP授權談判有四個步驟：
步驟一：專利權人提出授權要約（Licensing offer）
當專利權人向實施人提出SEP授權要約時，專利權人應自願或依實施人的要求，提供系爭專利的相關資訊，如下：
ü 專利號列表
ü 申請專利範圍與技術標準的逐項對照表（侵權對照表，claim chart）
ü 實施人的產品與對應的技術標準相符的資訊
ü 表明願意基於公平、合理、無歧視（FRAND）條件授權的承諾及對應的標準號碼
當專利權人提供申請專利範圍與技術標準的逐項對照表，在實施人請求之下，專利權人最好不要將這個逐項對照表納入保密協議（non-disclosure agreement，NDA）的範圍。因為如果侵權對照表不含機密事實，專利權人要求實施人簽署保密協議，可能被視為非善意行為；反之，實施人對含有機密資訊的侵權對照表拒絕簽署保密協定，實施人被認為非善意行為的可能性將增加。
步驟二：實施人表達在FRAND條件下簽訂授權契約的意願
如果專利權人已採取步驟一的行動，實施人應該對專利權人表達在FRAND條件下取得授權的意願。即使實施人表達取得授權的意願，同時保留在談判過程中，對系爭專利的必要性（essentiality）、有效性（validity）或侵權該當性提出挑戰的權利，實施人以誠信（善意）的方式表達在FRAND條件下取得授權的意願，也不容否認。
即使在實施人表達取得授權意願之後，如果實施人需要專業人士的知識以進行授權談判，專利權人也不應該阻止實施人將專利權人所揭露的資訊提供給其供應商、律師或專利師等。
步驟三：專利權人提出具體的授權條款
如果實施人已經採取步驟二的行動，專利權人應該向實施人提出具體的授權條款，包括權利金。除了要說明權利金的計算方式，專利權人應該利用一些合適的資訊向實施人解釋授權條款是合乎FRAND的，例如專利權人過去曾與第三方簽訂的授權協議條款、專利池（patent pool）支付的授權金費率及法院的案例，讓實施人可以客觀明白專利權人所提出的授權條款是合乎FRAND的。
步驟四：實施人如果拒絕步驟三的所提出的授權條款時，應提出反要約（counter offer）
如果專利權人已採取步驟三的行動，但實施人拒絕接受該授權條款，則實施人應提出包括授權金的條款以作為反要約。實施人除了應解釋權利金的計算方式，利用一些合適的資訊向專利權人解釋授權條款是合乎FRAND的，例如實施人過去曾與第三方簽訂的授權協議條款、專利池支付的授權金費率及法院的案例，讓專利權人可以客觀明白實施人所提出的授權條款是合乎FRAND的。
隨著圍繞標準必要專利授權談判的環境不斷變化，未來JPO還會持續在公開透明的過程中酌情審查和修訂「本指南」，使其繼續發展並保持隨時更新。
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