中國大陸關於專利權無效宣告後
另提起確認不侵權之訴的裁定
--（2020）最高法知民終225號
【資料來源：最高人民法院知識產權法庭】
n 案號：
一審：廣州知識產權法院（2019）粵73知民初1611號民事裁定
二審：最高人民法院（2020）最高法知民終225號民事裁定
n 當事人：
上訴人（一審原告）：東莞銀行股份有限公司（以下簡稱東莞銀行）
被上訴人（一審被告）：張學志（涉案專利發明人、專利權人）
第三人：張金滔（涉案專利之專利權人）
n 涉案專利：
專利號：ZL200910038860.3
發明專利名稱：一種在電腦和其他電子產品中自行提供恰到好處嵌入式説明的方法和介面
n 事實摘要
2018.8.31原國家知識產權局專利複審委員會就涉案專利作出第37130號無效宣告請求審查決定，宣告涉案專利權全部無效。
2019.9.9張學志向東莞銀行發送侵權警告函，稱其已就涉案專利的無效決定向北京知識產權法院起訴；張學志向蘋果公司主張東莞銀行App涉及侵權，要求下架該App。
2019.11.6東莞銀行向張學志就其向蘋果公司投訴東莞銀行侵害涉案專利權行為發出催告函，要求張學志立即撤回相關投訴或儘快向人民法院提起相關侵權訴訟。
2019.11.14東莞銀行以張學志為被告、張金滔為第三人，向廣州知識產權法院提起確認不侵害專利權糾紛訴訟，請求確認東莞銀行運營的「東莞銀行手機銀行」App和「東莞銀行村鎮銀行手機銀行」App不侵害張學志的涉案專利權，並判令張學志向東莞銀行支付維權合理開支人民幣（以下同）89.01萬元。
一審法院認為：宣告無效的專利權視為自始即不存在，故在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，東莞銀行提出確認其不侵害涉案專利權的訴訟請求缺乏事實基礎，其起訴不符合法定受理條件，故以裁定對東莞銀行的起訴不予受理。
東莞銀行不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院於2020.6.12裁定撤銷原審裁定，指令本案由廣州知識產權法院立案受理。
東莞銀行上訴理由如下：
1. 張學志利用中國大陸專利民事行政二元體制的制度漏洞，以被宣告無效的專利權惡意發送侵權警告、提起投訴，對東莞銀行造成極大損害，並使得在上市關鍵階段的東莞銀行長期處於不安的狀態。
2. 涉案專利的專利權人是張學志，該專利於2018.8.31被國知局宣告其權利要求全部無效。根據《中華人民共和國專利法》（以下簡稱專利法）第47條第1款關於「宣告無效的專利權視為自始即不存在」的規定，無論東莞銀行是否實施該專利，張學志均無權干涉。
3. 張學志主張涉案專利目前處於專利權維持的狀態，理由為國知局網站顯示涉案專利狀態為「專利權維持」，且國知局已經於2019.3.19收取了第11年年費。張學志向東莞銀行發函稱：「專利權維持就不用再恢復，北京知識產權法院很快會撤銷無效決定」。
4. 張學志曾用涉案專利向北京市知識產權局投訴中國工商銀行股份有限公司侵害其專利權。在該投訴案件的處理過程中，涉案專利於2018.8.31被國知局宣告其權利要求全部無效，張學志遂撤回其投訴請求，北京市知識產權局亦撤銷該投訴案件。2019.9.9張學志在明知涉案專利權已經被宣告無效，在東莞銀行處於上市關鍵階段的時期，向東莞銀行發送侵權警告函，要求支付高達每年750萬元的涉案專利許可費，並威脅如果東莞銀行不繳，將採取進一步措施，包括但不限於向證監會投訴、訴諸法律追索侵權賠償、向蘋果公司投訴要求侵權App下架，以及向專利主管部門申請專利侵權行政查處等。其後，張學志多次向蘋果公司投訴東莞銀行運營的「東莞銀行手機銀行」App（Apple ID：78425616）和「東莞銀行村鎮銀行手機銀行」App（Apple ID：1181828768）侵權，最終導致兩款App從蘋果應用商店下架，使得東莞銀行數百萬老用戶無法正常更新軟體，新用戶無法正常下載安裝涉案產品，給東莞銀行的商譽和公司經營造成了巨大影響，嚴重威脅用戶資金安全和金融秩序穩定，損害了廣大消費者的合法權利。
5. 在專利權被宣告無效並進入行政訴訟之後，由於法院案件量巨大，訴訟往往會持續2-4年不等。張學志利用制度漏洞，以宣告無效的涉案專利惡意發送侵權警告，侵害東莞銀行的正常經營活動和合法權益，使東莞銀行的日常經營和公司上市進程處於不安之中。
6. 東莞銀行行使訴權，符合確認不侵權之訴的立法本意。《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第2條規定的「先行裁駁、另行起訴」制度，旨在提高專利侵權訴訟效率、維護生產經營秩序，不能將該制度直接用在確認不侵權之訴中，否則會給惡意投訴人可乘之機，使被投訴企業得不到救濟。本案中，因缺乏相關民事案由以及未來專利權有被恢復的理論可能性，東莞銀行無法提起「因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛」等訴訟。如果在確認不侵權之訴中，從簡單的「權利被宣告無效則不存在確認不侵權問題」的法律邏輯出發，對東莞銀行的起訴不予受理的話，實際上是以機械的法律邏輯來面對複雜的現實困境，結果將導致被投訴人無途徑尋求司法救濟。
7. 本案符合《中華人民共和國民事訴訟法》（以下簡稱民事訴訟法）第119條規定的民事案件受理條件，廣州知識產權法院應當依法受理本案。本案為確認不侵權之訴，張學志依據涉案專利發送侵權警告及向蘋果公司提起投訴的行為已經對東莞銀行造成了損害，因此東莞銀行與本案有直接利害關係。張學志是涉案專利的專利權人之一，實施了侵權警告行為。東莞銀行在本案中主張的訴求和事實理由已經在本案起訴狀中予以明確。本案為涉及專利的民事一審案件，廣州知識產權法院作為被告經常居住地的知識產權法院，對本案有管轄權。
n 本案爭點
本案為確認不侵害專利權糾紛，上訴爭點為原審法院是否應當受理東莞銀行提起的確認不侵害專利權糾紛之訴，具體包括兩個問題：
（一）東莞銀行的起訴是否符合確認不侵害專利權糾紛之訴的條件？
（二）宣告專利權無效的審查決定是否導致東莞銀行喪失訴權？
n 最高人民法院裁定
一、撤銷廣州知識產權法院（2019）粵73知民初1611號民事裁定；
二、本案指令廣州知識產權法院立案受理。
理由如下：
（一）東莞銀行的起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的條件
1. 確認不侵害專利權糾紛不同於傳統民事糾紛，其性質屬於民事消極確認之訴，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第18條專門規定了該類起訴的前置條件。
2. 確認不侵害專利權之訴的目的在於當權利人警告相對方侵權但又怠於通過法定程序解決爭議時，給予被警告人從法律關係不確定狀態中解脫出來的救濟途徑。據此，確認不侵害專利權糾紛之訴除應符合民事訴訟法第119條的規定外，還須滿足專利權人已經發出侵害專利權的警告、專利權人經催告後怠於撤回警告或行使訴權這兩項條件。
3. 東莞銀行2019.11.14向原審法院起訴時尚未滿足確認不侵害專利權訴訟的前置條件，但由於原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問題已進入上訴階段，如果僅以不符合期間條件為由對本案不予受理，無疑將導致程序空轉，徒增當事人訟累，亦不利於實質解決糾紛，故本院結合本案二審中東莞銀行起訴已符合期間條件的事實，認定其起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的法定條件。
（二）宣告專利權無效的審查決定並不導致東莞銀行喪失訴權
1. 專利法第46條第1款並未明確規定專利權無效宣告請求審查決定之生效時點，本院認為，專利權無效宣告請求審查決定並非一經作出即發生法律效力，而須待法律規定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時，該決定方可發生法律效力。
(1) 中國大陸行政、專利法律規範中，均無確定專利權無效宣告請求審查決定生效時點的直接依據。因此，專利權無效宣告請求審查決定的生效時點應當根據專利權的特殊性質以及專利授權確權行為之目的進行判斷。專利權是一種需經有權機關授予的無形財產權。專利授權確權行為作為取得和保持專利權的程序，會導致專有權的確立和喪失，故其目的在於判斷發明創造是否應受到專有權的保護，而非採取行政強制措施或賦予執行力。只有在行政相對人及利害關係人對行政決定放棄救濟權利或救濟權利用盡時，專利權無效宣告請求審查決定才具有不可爭力，此時專利權有效與否才能處於終局性的確定狀態。因此，專利權無效宣告請求審查決定之生效時點應為不可爭力的產生時點，不能以一般情況下行政行為一經作出即具有執行力且覆議和訴訟期間不停止執行，就認為專利權無效宣告請求審查決定亦是一經作出即生效。
(2) 中國大陸專利授權確權程序包括司法救濟程序，當事人不服專利權無效宣告請求審查決定，可以提起司法救濟程序。司法救濟程序的結果會影響專利權法律狀態的確定，是專利授權確權行為在司法領域的評判程序。因此，僅在專利法規定的上述起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持審查決定的司法裁判發生法律效力時，專利授權確權程序才在真正意義上結束，行政相對人及利害關係人負有不得再行爭訟的義務。專利權無效宣告請求審查決定此時才具有不可爭力，故應以此時點作為生效時點。
(3) 專利法第47條第1款規定：「宣告無效的專利權視為自始即不存在。」在宣告專利權無效的情況下，專利權保護的技術方案從專有狀態進入公有領域，社會公眾可以自由實施該技術方案。由於專利授權確權程序包括司法救濟程序，如果將宣告專利權無效的審查決定之生效時點確定為一經作出即生效，而其後司法裁判又推翻該決定，則會形成技術方案在專有-公有-專有領域之間的反復，並在保護專利權人的合法權益和推動發明創造的應用之間產生諸多爭議，此種解讀不符合專利法的立法宗旨。
綜上，原審裁定認為專利無效宣告請求審查決定一經作出即生效，進而認定涉案專利權應視為自始不存在，適用法律錯誤，應予糾正。
2. 專利權無效宣告請求審查決定並非作出即生效，而是在起訴期限屆滿或司法裁判生效時才生效。因此，在宣告專利權無效的審查決定未生效的情況下，其不能產生否定專利權有效性的效力，權利人發送的侵權警告仍然有權利基礎。相應地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認不侵害專利權之訴，以消除因收到侵權警告而產生的不安狀態。本案張學志已向北京知識產權法院提起行政訴訟，宣告專利權無效的審查決定尚未生效，東莞銀行作為被警告人有權提起確認不侵害專利權之訴。
3. 實務上容易引起混淆的問題是《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第2條第1款以及第2款「權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利複審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基於該無效權利要求的起訴。本院認為，人民法院可以「先行裁駁、另行起訴」，旨在提高專利侵權糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理週期較長的影響，其僅適用於司法解釋規定的專利權人提起的侵權之訴。被警告人提起的確認不侵害專利權之訴，目的在於消除被警告人因專利權人發出的侵權警告而所處的不安狀態。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規定的「先行裁駁、另行起訴」不構成被警告人提起確認不侵害專利權之訴的障礙。如法院經審理認定被警告人的行為不構成侵害專利權，可逕行作出確認不侵權的判決；如法院經審理認定被警告人的行為構成侵害專利權，為避免訴訟結果反覆，可以中止審理，等待專利確權行政訴訟的結果。也即是說，無論屬於何種情形，人民法院均不能以專利「民行二元分立」的訴訟架構為由，剝奪被警告人的民事訴權，任由其法律地位長期處於不安狀態，而拒絕給予救濟途徑。
綜上所述，東莞銀行的起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的法定條件，原審法院應予受理。原審法院適用法律錯誤，本院予以糾正。
本裁定為終審裁定。
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