關於擴大上訴委員會第G 1/19號決定

【資料來源：EPO官網】

歐洲專利局擴大上訴委員會（The Enlarged Board of Appeal of the European Patent Office）2021年3月10日公布了第G 1/19號決定，有關電腦實施發明的判例法（established case law on computer-implemented inventions, COMVIK approach）也適用於電腦實施的模擬（computer-implemented simulations）。換句話說，電腦實施的模擬必須按照與電腦實施發明相同的標準進行評估，且不要求與物理現實（physical reality）有直接相關。

【背景】

擴大上訴委員會是《歐洲專利公約》（EPC）之下的最高司法機構，其主要任務是確保EPC見解統一。

歐洲專利第03793825.5申請案是有關電腦執行的行人通過建築物的模擬移動，審查部門以該發明缺乏進步性為由駁回，主要是因為它認為模擬對發明的技術特徵沒有助益。申請人提出上訴，且在其進行的訴訟中，技術上訴委員會（Technical Board of Appeal）3.5.07根據EPC第112（1）（a）條規定，將有關電腦執行的模擬可專利性的三個問題轉交給了擴大的上訴委員會（T 489/14，OJ EPO 2019，A86）。

1.          在評估是否具有進步性時，如果對電腦系統進行的模擬聲稱是這樣的，那麼透過電腦進行的技術系統或過程的模擬是否能產生超出在電腦上實施模擬效果的技術效果，從而解決技術系統或電腦實施過程中的技術問題？

2.          若第一個問題的答案是肯定的，那麼評估這電腦實施模擬是否可以解決技術問題的相關標準為何？特別是，模擬至少部分基於模擬系統或過程所依據的技術原理是否足夠？

3.          如果將電腦實施的模擬作為設計過程的一部分，尤其是對設計進行驗證，對第一個和第二個問題的答案是什麼？

《歐洲專利公約》第52條第2款包含「非發明」（non-inventions）的未詳盡清單（non-exhaustive list），例如：不具非技術性所以不得申請專利（subject-matter which is not patentable because it is not technical），清單中還包括「電腦程式」（EPC第52（2）（c）條），但排除可專利性範圍僅限於「電腦程式或與之類似的項目（the subject-matter or activities as such）」（《歐洲專利公約》第52條第3款）。

對電腦實施的發明的申請專利範圍通常包括技術特徵（例如：電腦或行動電話）和非技術特徵（例如，電腦程式）的混合，這種發明被稱為混合發明（mixed inventions）。

歐洲專利局使用「COMVIK法」（T 641/00，OJ EPO 2003，352）評估混合發明是否涉及進步性，要求僅考慮對本發明的技術特徵（technical character）有貢獻的申請專利範圍特徵（claim features）來評估是否有進步性，在所要求保護的發明的上下文中，孤立地考慮的非技術特徵，可能仍然有助於技術問題的技術解決方案，從而有助於本發明的技術特徵（例如：用控制機器的電腦程式來延長機器的使用壽命）。

【關鍵事項】

擴大上訴委員會得出的結論是：「COMVIK法」適用於電腦實施的模擬（computer-implemented simulations），必須根據與其他電腦實施的發明相同的標準來評估這種模擬，包括關於要求保護的特徵是否對發明的技術特徵有所貢獻的問題。可以將超出實施模擬的電腦內的正常電交互作用的任何技術效果，亦即任何「進一步的技術效果」（any “further technical effect”）用於評估進步性。

轉介基礎的發明涉及僅包括數字輸入和輸出，而與物理現實沒有任何交互作用的模擬過程（轉介委員會referring board稱為「電腦實施的模擬」”computer-implemented simulation as such”）。擴大委員會指出，電腦實施的發明的要求保護的特徵不僅可以與本發明的技術特徵有關，只要它與輸入（例如：物理值的測量）或輸出（例如：例如機器的控制信號）形式的技術效果有關。並非在每種情況下都需要與物理現實有如此直接的聯繫，特別地，技術效果也可能在電腦執行的過程中發生（例如：通過電腦或數據傳輸的特定修改）。

為了評估模擬是否有助於要求保護的發明的技術特徵，是否模擬技術或非技術系統或過程，並非決定性的。如果要求保護的電腦實現的模擬是設計過程的一部分，則這些原則同樣可以適用。