西門町上海老天祿商標敗訴確定
【資料來源：司院法學資料檢索系統】
n 裁判字號：最高法院110年台上字第583號判決（110.3.17）
二審：智慧財產法院108年民商上字第11號民事判決（109.5.21）
一審：智慧財產法院108年民商訴字第8號民事判決（108.6.24）
n 裁判案由：排除侵害商標權行為等
n 原告/被上訴人：謝玉泉即老天祿食品、許俊傑即金饌企業社
被告/上訴人：祿大食品有限公司
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原告：武昌街老天祿
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被告：成都路老天祿
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n 背景說明
清末民初糕餅店「老天祿」創始店在上海成立，蔡毓根從江蘇赴上海學習製作糕點，1949年隨國民政府來台後，與2位同鄉紹東壽、沈廣生共同在西門町開設台灣第一家「老天祿」，專賣糕點。
1956年三人拆夥，蔡毓根與妻子、岳父，在漢中街開設「上海老天祿食品號」。1966年搬遷到成都路現址，並成立「上海老天祿食品有限公司」，目前股東有4人，分別是蔡毓根及長女、長子和次女；嗣長子蔡清國與長媳周映明又另成立「祿大食品公司」，與「上海老天祿食品有限公司」搶生意，甚至將蔡毓根的肖像作為商標使用，對此長女已對長子提起竊盜、違反商標法等訴訟（此略）。上海老天祿本專賣糕點，1970年左右蔡妻聘請廣東師傅研發滷味，才開始販售滷味。
而紹東壽、沈廣生與蔡毓根拆夥後，則在中華路開了另一家老天祿，紹東壽負責糕餅部，沈廣生負責滷味部。1959年謝玉泉加入擔任店員，1962年沈廣生退出，謝玉泉接手成為負責人之一。1978年遭逢大火後，紹東壽決定移民美國，謝玉泉遂買下老天祿字號，並搬到武昌街的現址營業。
武昌街老天祿比上海老天祿更早開始販售滷味，香港藝人來台也指名要買武昌街老天祿的滷味，可以說比武昌街老天祿的滷味上海老天祿更有名。雖然二家老天祿是同一家股東拆夥後各自開設，但武昌街老天祿因不滿成都路上海老天祿長媳另開設的祿大食品公司，使用「上海老天祿」商標作文宣，故提起排除侵害商標權行為訴訟。
n 判決結果：被告敗訴（維持原判）
被告不得將相同或近似於老天祿、台北老天祿及台灣老天祿商標使用於同一或類似於販賣滷鴨舌及肉製商品，已有上述使用之廣告看板、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品包裝盒、商品目錄、網頁、臉書粉絲團或其他行銷物件均應銷毀或刪除，全案確定。
n 爭點：
1. 被告主張非商標法第5條之商標使用，是否成立？
2. 被告主張善意先使用抗辯，是否成立？
3. 被告之合作廠商誤植系爭商標，是否影響上訴人於本案之請求？
n 法院判決：
1. 被告使用系爭標語行為屬商標使用：被告就其所銷售之滷味產品，使用系爭標語「上海老天祿第二代自創品牌」文字，與自有商標「祿大」併同出現，此即為商標使用。雖在實質意義上，是為了表明出自原本「上海老天祿」經營者子女輩所創立品牌，但在實質意義上，表明商品來源與「上海老天祿」經營者存有連結關係，或使相關消費者產生相關聯想或感覺，故上開文字之使用為連結商品與特定之符號標識，以建立其間之連結關係，有相同之效果與功能。因此，「上海老天祿第二代自創品牌」或系爭標語，具有商標效果、功能之商標使用，而為實質意義之商標使用。
2. 被告違反商標法第68條第3款：本院判斷據爭商標與系爭商標間有無混淆誤認之虞，作為判斷上訴人使用系爭商標有無侵害據爭商標之基準。據爭商標「老天祿」與系爭商標「上海老天祿」，兩者商標圖樣近似，系爭標語與據爭商標致相關消費者混淆誤認，而相關消費者對據爭商標較為熟悉，兩商標行銷方式與行銷場所之重疊性高，上訴人使用系爭商標非為善意，兩商標有使相關消費者發生混淆誤認之可能，因此上訴人使用系爭商標之行為，違反商標法第68條第3款規定，未經被上訴人同意，以行銷為目的，成立直接侵害據爭商標之行為。
3. 系爭商標不適用第36條第1項第1款規定之事由：上訴人使用系爭商標不符合商業交易習慣之誠信方法，參諸上訴人使用系爭商標或系爭標語，均有為行銷其商品之目的，為有實質意義之商標使用，不屬不受商標權效力所拘束之情形。準此，據爭商標為著名商標或創造性商標，上訴人使用系爭商標或系爭標語，非屬指示性合理使用或描述性合理使用之範圍，攀附據爭商標之商譽與知名度，顯難以成立合理使用之空間，是上訴人使用系爭商標或系爭標語不符合商業交易習慣之誠信方法，無法限制據爭商標之效力，足認上訴人使用系爭商標或系爭標語，均直接侵害據爭商標。
4. 上訴人使用老天祿不構成善意先使用：上訴人未先於被上訴人使用系爭標語且其非善意，上海老天祿公司之營業事項未包含滷味商品，且善意先使用為不侵權之抗辯事由而非權利。既然無法證明上訴人有善意先使用之事實，上海老天祿公司也無法經由授權方式，使上訴人享有善意先使用老天祿文字之法律上利益。
5. 上訴人合作廠商誤植據爭商標，不影響被上訴人之請求，故被上訴人依商標法第69條第1項規定，請求除去與防止對據爭商標之侵害，洵屬正當合法。
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