國知局裁定「TOEFL」「托福」屬馳名商標
【資料來源：國知局官網】
▓ 案件事實
2013.1.16位於江蘇省南京市的「南京築夢堂教育諮詢有限公司」（以下簡稱「南京築夢堂」）向國知局商標局申請了「TOEFL」商標（以下簡稱「系爭商標」），指定使用於第43類，參見下表。
 「美國教育考試服務中心」自1982年起即陸續在中國大陸申請了一系列「TOEFL」「托福」商標「以下簡稱「據爭商標」，指定使用於發展管理英語語言能力測試和關於語言熟練程序、語言技能和語言學習的考試服務上，為相關公眾所熟知。
因此，美國教育考試服務中心遂對南京築夢堂上述系爭商標申請案，申請宣告商標註冊無效。
▓ 國知局裁定：系爭商標構成《商標法》第13條第3款，商標無效
1. 據爭商標「TOEFL」「托福」屬於馳名商標
馳名商標是指在中國大陸為相關公眾所熟知的商標，相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或服務有關的消費者、生產前述商品或提供服務的其他經營者及經銷管道中所涉的銷售者和相關人員等。
本案申請人美國教育考試服務中心主張的「托福」「TOEFL」商標的相關公眾，包括教育從業人員、學生、家長及其他英文學習者。考量商標的知名度，主要是考慮相關公眾中申請人商標的知名程度情況。
對知名度證據的認定，主要從以下幾個方面考量：相關公眾對該商標的知曉程度，商標宣傳持續的時間、程度和地理範圍，該商標作為馳名商標受保護的記錄等。在審查過程中，可以根據申請人提交的上述證據進行綜合判定。但如若不能滿足上述全部條件，申請人提交的在案證據若足以證明該商標在市場上享有較高聲譽，也可以認定該商標已為公眾所熟知。
本案中，依據證據資料可知，申請人美國教育考試服務中心1981年就開始進入中國大陸地區；申請人提交的宣傳資料也可以證明申請人的商標自進入中國大陸地區以來一直進行持續不斷的宣傳及推廣；申請人提交的托福考試考點列表可以證明申請人的考試網點遍及全中國大陸大部分省市及地區，且其考試網點的不斷增加、報考人數不斷增加，可以證明其影響力及知名度也在持續不斷提高。綜合全部證據，可以證明申請人的「TOEFL」「托福」商標，在2013.1.16系爭商標申請註冊前，已為相關公眾所熟知。
2. 系爭商標構成對據爭商標的複製、模仿、翻譯
「複製」是指系爭商標與馳名商標相同；「模仿」是指系爭商標抄襲他人馳名商標，沿襲他人馳名商標的顯著部分或者顯著特徵；「翻譯」是指系爭商標將他人馳名商標以不同的語言文字予以表達，且該語言文字已與他人馳名商標建立對應關係，並為相關公眾廣為知曉或者習慣使用。
本案爭議商標為純英文商標「TOEFL」，與申請人主張馳名的「TOEFL」商標完全相同，構成複製。
3. 依據混淆誤認可能性，判定馳名商標的保護範圍
對已註冊馳名商標的保護範圍可以擴大到非類似的商品或服務上，但這不表示可以無條件地及於全部的商品或服務類別，而應綜合考量雙方商標標識之間的近似程度及馳名商標的獨創性、馳名商標的知名程度、雙方商標指定使用的商品及服務之間的關聯程度等因素，以容易誤導公眾、致使該馳名商標註冊人的利益可能受到損害為前提。
在此所稱的誤導是指系爭商標足以使相關公眾認為其商標與他人馳名商標具有相當程度的聯繫，而減弱馳名商標的顯著性；或系爭商標的註冊可能貶損馳名商標的市場聲譽；或系爭商標的註冊使用可能不正當利用馳名商標的市場聲譽。
就本案而言，被申請人「南京築夢堂」也是教育諮詢公司，和申請人「美國教育考試服務中心」均從事教育培訓服務行業，被申請人接觸到申請人商標的可能性很大。被申請人在明知申請人商標的情況下，申請註冊與其為相關公眾所熟知商標相同的商標，具有明顯的主觀惡意。爭議商標申請註冊在飯店等服務上，易減弱申請人商標的顯著性，致使申請人的合法利益可能受到損害。
▓ 小結
國知局根據證據，認定在系爭商標申請註冊之前，據爭商標已在發展管理英語語言能力測試及有關語言熟練程序、語言技能和語言學習的考試服務上為相關公眾所熟知，系爭商標「TOEFL」和據爭商標「TOEFL」英文完全相同，系爭商標構成對據爭商標的複製、翻譯；而系爭商標申請人將相同的商標申請註冊在飯店等服務上，易減弱據爭商標的顯著性，致使美國教育考試服務中心的合法利益可能受到損害。因此，註冊系爭商標的行為已經構成《商標法》第13條第3款，應依第45條第1款、第2款及第46條規定，宣告系爭商標無效。 |