中國大陸《專利審查指南》簡介

【資料來源：國知局官網】

　　新修改的《專利審查指南》自2019年11月1日起施行，以下介紹本次指南修改的主要內容。

一、修改背景

為深入落實「提高知識產權審查品質和審查效率」，貫徹「放管服」改革，國家知識產權局啟動了《專利審查指南》（下稱《指南》）修改工作。此次修改考慮了新技術快速發展的需要，積極回應了創新主體對審查規則和審查模式的新訴求，總結了審查工作中的經驗，同時也優化了現行規定中的不清楚事項。

二、修改過程

2017年底國知局啟動《指南》完善性修改工作，初步形成《專利審查指南（徵求意見稿）》，並於2019年4月4日至5月5日公開徵求意見。在收到意見後，經整理、歸納、分析和論證，並據此對草案作進一步修改完善，形成了《專利審查指南修改草案（送審稿）》。2019年8月，《國家知識產權局關於修改〈專利審查指南〉的決定》經審議通過，於2019年9月23日由國家知識產權局第三二八號公告發佈。新修改的《專利審查指南》將於2019年11月1日起施行。

三、修改內容

（一）關於發明專利申請初步審查相關內容的修改

明確按審查意見提出再次分案申請的遞交時間（第一部分第一章第5.1.1節（3））

《指南》修改明確規定按審查意見提出再次分案申請的遞交時間，應以「該存在單一性缺陷的分案申請」為基礎審核，並且進一步簡化再次提出分案申請的程序，取消了提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書影本的要求。

修改解讀

現行《指南》規定申請人若需針對分案申請再次提出分案申請，再次提出的分案申請之遞交時間仍應根據原申請審核，但是因分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的情況除外。這一「除外」情形是考慮到再次提出分案申請時原申請可能已核准或已失效，在審查員指出分案申請存在單一性缺陷的情況下，為維護申請人的權益，再次分案的遞交日不再根據原申請審核。

但是，由於此處的「除外」未具體明確再次分案申請遞交時間的審查標準，實務上對此產生了兩種不同的理解，一種觀點認為只需要提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書的影本，不需審核針對的分案申請的狀態；另一種觀點認為不僅需提交相關影本，還需要審核針對的分案申請的狀態。如此一來造成了審查標準執行不一致。

《專利法實施細則》第四十二條第一款規定，「一件專利申請包括兩項以上發明、或實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或視為撤回的，不能提出分案申請。」這一規定無論是分案申請，還是針對分案申請再次提出分案申請都應該遵守。

因此，為了進一步明確審查標準，消除分歧，此次修改明確了「再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。不符合規定的，不得以該分案申請為基礎進行分案」。此外，為了貫徹落實國務院「放管服」決策部署，此次修改進一步簡化了再次提出分案申請的手續，取消了提交審查員發出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或分案通知書影本的規定，進一步簡化了再次提出分案申請的手續，減輕了申請人提交相關檔案的負擔。

修改分案申請的申請人和發明人的相關規定（第一部分第一章第5.1.1節（4））

《指南》修改明確有資格提出分案申請的申請人應是提出分案申請時原申請的申請人，針對分案申請提出再次分案申請的申請人應是該分案申請的申請人。同時為使相關規定更加清晰完整，還增加了再次分案申請的發明人應是該分案申請的發明人或是其中部分成員的規定。

修改解讀

現行《指南》中規定分案申請的申請人應與原申請的申請人相同，若不相同應提交有關申請人變更的證明資料。而實務上，分案申請人會提交由雙方簽字的轉讓證明，來完成分案申請權的轉移，而並不按照一般權利轉移的規定提交「著錄專案變更申報書」。

因此，在審查證明文件之後，如無其他缺陷，審查員直接向分案申請的申請人發出發明專利申請初步審查合格通知書，而不再向原申請的申請人發出任何通知。這樣會導致原申請的申請人無法獲知其分案申請的情況，給予偽造分案申請者可乘之機，極大地損害了申請人的利益。

所以此次修改明確規定，只能由原申請的申請人提交分案申請，而當需要變更申請人時，則必須辦理著錄專案變更手續，從而有效地保障申請人的利益。

修改權利轉移相關證明文件的規定（第一部分第一章第6.7.2.2節（2））

為確保轉讓或贈與契約是當事人真實意思的表達，《指南》修改進一步明確轉讓或贈與契約應當由雙方簽字或蓋章，同時列舉了必要時需要提交主體資格證明的情形，例如有當事人對專利申請權（或專利權）轉讓或者贈與有異議等。

修改解讀

首先，根據《契約法》和《專利法》的相關規定，轉讓或贈與專利申請權（或專利權），當事人應訂立書面契約。在《指南》中明確轉讓和贈與契約應由雙方當事人簽字或蓋章，這一規定與審查實務一致。

其次，專利申請權（或專利權）是申請人（或專利權人）的財產權，作為行政機關，對行政相對人的財產權的變更登記應謹慎對待。為避免當事人透過偽造他人簽章，擅自轉讓他人專利申請權（或專利權）的情況發生，在審查權利轉讓或贈與的變更請求時，要求雙方當事人必要時應提交主體資格證明，以輔助判斷轉讓契約是否是當事人真實意思表示，進而可以有效降低因仿冒簽名形成的虛假證明檔而變更合格的可能性。

（二）關於外觀設計相關內容的修改

修改涉及圖形化使用者介面的產品外觀設計的相關規定（第一部分第三章第4.4、7.4節）

為順應圖形化使用者介面外觀設計領域的發展趨勢，更完善保護圖形化使用者介面設計的創新成果，《指南》修改進一步規範了涉及圖形化使用者介面產品外觀設計的產品名稱和簡要說明的撰寫要求，放寬了圖形化使用者介面視圖提交的限制，弱化了圖形化使用者介面與最終產品的聯繫，解決了圖形化使用者介面在一類或多類產品上通用保護的問題。

修改解讀

自2014年5月1日國家知識產權局第六十八號局令將包括圖形化使用者介面的產品納入了外觀設計專利保護客體以來，涉及圖形化使用者介面的外觀設計專利申請量逐年增加，申請排在前列的，均是新興互聯網公司。這些創新主體設計的圖形化使用者介面一般都是透過互聯網通用在手機、電腦、台式電腦顯示裝置上，而不是侷限於某一個具體產品之上。由於現行規定要求申請檔應採取實體產品與介面相結合的形式，那麼對於具有通用性的圖形化使用者介面就需要與不同的產品相結合來進行申請，這一規定造成了圖形化使用者介面產品保護範圍不明確以及侵權判定有爭議的問題。

此次《指南》修改透過放寬圖形化使用者介面視圖提交的限制，解決了圖形化使用者介面在一類或多類產品上通用保護的問題，即對於設計要點僅在於圖形化使用者介面的申請，將視圖要求簡化為至少提交一幅包含該圖形化使用者介面的顯示幕幕面板的正投影視圖，從而將圖形化使用者介面與其具體所應用的產品脫鉤。同時對於這種通用性圖形化使用者介面，要求在簡要說明中以窮舉的形式明確其應用的最終產品。

（三）關於發明專利申請實質審查相關內容的修改

完善三步法評述的一般規定（第二部分第四章第3.2.1.1節）

《指南》修改進一步完善「三步法」評述創造性的相關規定，明確要求根據區別特徵在要求保護的發明中所能達到的技術效果來確定發明實際解決的技術問題；並且規定對於功能上彼此相互支持、存在相互作用關係的技術特徵，應整體上考慮所述技術特徵和它們之間的關係在要求保護的發明中所達到的技術效果。

修改解讀

創造性是專利法對於發明創新高度的要求，評判創造性的關鍵在於盡可能客觀衡量發明技術貢獻的大小，使得最終核准的專利權能夠與發明人對現有技術的真正貢獻相匹配。

在「三步法」判斷方法中，確定發明是否能實際解決技術問題是其中的難點，此次修改強調了在確定發明實際解決的技術問題時，不應僅僅基於區別特徵本身固有的功能或作用，而應根據區別特徵在要求保護的整個方案中所能達到的技術效果，同時對於功能上彼此支援、存在相互作用關係的技術特徵，在確定發明實際解決的技術問題時應整體予以考慮。

進一步規範審查員理解發明的一般路徑（第二部分第八章第4.2節）

《指南》修改進一步規範審查員理解發明的一般路徑，明確規定審查員在理解發明時應充分瞭解背景技術整體狀況、理解發明的技術方案所能帶來的技術效果、明確發明相對於背景技術所作出的改進。

修改解讀

正確理解發明是審查員認定申請事實、客觀評價創造性的前提，此次修改進一步明確審查員在理解發明時，應從說明書記載的背景技術出發，因為申請檔中記載的背景技術通常是發明人實施技術改進的物件，也是發明創造的真正技術起點。同時修改還進一步規定了審查員在理解發明時重點在於整體理解發明，應把握發明對背景技術的改進思路，明晰發明的貢獻。

強化審查員的公知常識舉證責任（第二部分第八章第4.10.2.2節）

《指南》修改明確規定在申請人對審查員引用的公知常識有異議時，審查員應提供證據或說明理由；審查員將「發明點」認定為公知常識時，通常應提供證據。

修改解讀

此次《指南》修改規範了創造性評述中對公知常識的使用，有針對性地強化審查員的舉證責任，一方面明確規定如果申請人對審查員引用的公知常識有異議，審查員應提供相應的證據予以證明或說明理由；另一方面明確規定審查員將 權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特徵認定為公知常識時，通常應提供證據予以證明。

（四）關於檢索相關內容的修改

全面修改和完善檢索相關規定（第二部分第七章第2、5.3、5.4.2、6.2、6.3、8.1、10、12節）

檢索相關內容的修改涉及《指南》第二部分第七章，其目的是將審查實務上總結出的有關檢索的有益經驗進行固化，提高審查員檢索效能，包括修改有關審查用檢索資料的形式和類型；重新編寫檢索過程和檢索策略的規範；規定檢索的最低限度資料庫，進一步明確中止檢索的原則；完善不必檢索的情況的規定；規範檢索資訊記錄的內容等。

修改解讀

檢索是專利審查的關鍵環節，檢索品質是審查品質的核心和關鍵。現行《指南》有關檢索的規定不能完全適用於當前實際情況，在系統性和完整性方面有待完善，同時，隨著文獻資源存儲形式的變化和智慧檢索技術的發展，對檢索資源和檢索方式也提出了新的要求。

此次修改，首先完善了有關審查用檢索資料的形式和類型，規定審查員應檢索專利文獻和非專利文獻，專利文獻包括中文專利文獻和外文專利文獻，非專利文獻主要包括國內外科技圖書、期刊、學位論文、標準/協定、索引工具及手冊等。其次，重新編寫了檢索過程和檢索策略的規範，將檢索過程分為初步檢索、常規檢索和擴展檢索，並列出了各步驟中需要完成的具體檢索任務和要求，在檢索策略部分系統完整地列出了審查員在制定和調整檢索策略過程中需要考慮思考的要點，包括選擇檢索系統或資料庫、表達基本檢索要素、構建檢索式以及調整檢索策略。第三，規定了檢索最低限度資料庫的範圍，並明確審查員在沒有獲得對比檔而決定中止檢索時，應至少在最低限度資料庫內進行了檢索。最後，完善了不必檢索的情況的規定，規範了檢索資訊記錄的內容等。透過此次修改，有利於系統規範審查員的檢索過程，引導審查員科學制定檢索策略，提高檢索品質。

（五）關於會晤、電話討論相關內容的修改

關於會晤的修改（第二部分第八章第4.12節）

《指南》修改明確了舉行會晤的原則，適當放寬了舉行會晤的時機限制，審查員和申請人可以在實質審查程序中的任何階段發起會晤約請或要求。另外，為了避免不必要的會晤影響審查效率，列舉了審查員可以拒絕申請人會晤請求的情形。

修改解讀

為促進審查員與申請人的溝通，增進雙方的相互理解，提高專利審查品質與效率，此次修改明確規定了舉行會晤的原則，只要透過會晤能達到有益的目的，有利於澄清問題、消除分歧、促進理解，審查員就應同意申請人提出的會晤要求。

為了避免不必要的會晤影響審查效率，同時也規定在透過書面、電話討論等方式雙方意見已經表達充分，相關事實認定清楚等情況下，審查員可以拒絕申請人會晤請求。另外，由於現行《指南》將會晤的時間嚴格限制在發出第一次審查意見通知書之後，審查實務上存在發出第一次審查意見通知書前進行會晤的需求，尤其是當申請的技術方案非常複雜，有必要在發出第一次審查意見通知書前透過會晤來現場演示或解釋發明的技術方案，此類會晤有助於準確理解發明、客觀認定事實，因此此次修改規定放寬了舉行會晤的時機限制。

關於電話討論及其他方式的修改（第二部分第八章第4.11、4.13節）

為提高審查員與申請人的溝通效率，促進審查員對於發明和現有技術的理解，提高審查品質和效率，此次修改放寬了電話討論時機、內容範圍、啟動主體等的限制，另外，還新增視訊會議、電子郵件等作為審查員與申請人進行討論的方式。與之相配套，不再對審查員記錄並存檔討論的內容作強制性要求。另外還對申請人與審查員經過討論的書面檔提交進行了規定。

修改解讀

現行《指南》在第4.11.1節「對申請繼續審查後的處理」部分中規定「對個別的問題，如有可能，審查員可以用本章第4.13節所述的方式通過電話與申請人討論」，此處引用電話討論的撰寫方式容易被認為電話討論僅能在繼續審查過程中採用，此次修改在第4.13節「電話討論及其他方式」中明確電話討論可以應用於整個實質審查過程中，並非僅用於繼續審查程序，並在4.11.1節中刪除了相應引用。

其次，第4.11.1節還限定電話討論僅針對繼續審查中的個別問題，第4.13節也限定電話討論僅適用於解決次要的且不會引起誤解的形式方面的缺陷所涉及的問題，這些有關電話討論可涉及的內容的規定過於侷限，不能滿足審查實務的實際需要。因此，放寬了電話討論的內容範圍，使討論的範圍不再侷限於形式問題和個別問題，也包括對發明和現有技術的理解或申請中存在的問題等。

修改還將「審查員可以與申請人……」的語序進行了調整，不論審查員或是申請人均可以在實質審查中視需要在合適的時機積極主動地啟動電話討論，以利於有效率進行實質審查。除了書面審查、會晤和電話討論外，遠端通訊也是申請人與審查員之間的溝通交流可選擇的方式之一，修改增加了視訊會議、電子郵件等其他溝通方式。與之相配套，不再對審查員記錄並存檔討論的內容作強制性要求。

修改還進一步明確規定除審查員可依職權修改的內容外，其他的在討論中審查員同意的修改內容，申請人均需要正式提交經過該修改的書面檔，從而確保檔的法律效力。

（六）關於人類胚胎幹細胞相關審查標準的修改

11.      關於人類胚胎幹細胞相關審查標準的修改（第二部分第一章第 3.1.2節、第二部分第十章第9.1.1節）

為順應人類胚胎幹細胞技術的快速發展和創新主體對相關技術專利保護的迫切需求，此次修改不再對「未經過體內發育的受精14天以內的人類胚胎分離或者獲取幹細胞技術」的專利保護以專利法第5條為由完全排除。

修改解讀

由於技術的侷限性，早期獲取人類胚胎幹細胞只能透過破壞人自生胚胎的方式，導致人類胚胎幹細胞的科學研究面臨較大的倫理爭議。隨著科技的不斷發展，人類胚胎幹細胞領域不斷湧現出新技術，體外獲取技術已成為目前人類胚胎幹細胞的主要獲取途徑，這就避免了從體內獲取幹細胞的相關倫理爭議。

尤其受精14天以內的囊胚還沒有進行組織分化和神經發育，從體外發育14天以內的囊胚獲得人類胚胎幹細胞不存在違背倫理道德的問題。中國大陸在2003年12月24日由科技部和衛生部頒佈的《人類胚胎幹細胞研究倫理指導原則》第六條第一款規定：「進行人類胚胎幹細胞研究，必須遵守以下行為規範：（一）利用體外受精、體細胞核移植、單性複製技術或遺傳修飾獲得的囊胚，其體外培養期限自受精或核移植開始不得超過 14 天」。

由於人類胚胎幹細胞因具有無限增殖及分化全能性而成為全球研究熱點，其在疾病治療和再生醫學領域具有廣闊的應用前景。因此，隨著人類胚胎幹細胞研究的深入和臨床治療曙光的出現，考慮到全社會最大利益，此次修改不再對未經過體內發育的受精14天以內的人類胚胎分離或獲取幹細胞技術的專利保護以專利法第5條為由完全排除。從而實現了對於部分胚胎幹細胞研究相關發明給予適當專利保護的目的，解決了目前「一刀切」的局面，符合產業科研政策的規定，也符合相關倫理道德的要求。

（七）關於在無效宣告程式相關內容的修改

12.      關於無效宣告程序中對比檔結合的相關修改（第四部分第三章第 3.3節）

在不損害請求人請求權的前提下，為減輕請求人全面說明各種證據具體結合方式的負擔，突顯案件爭議焦點，快速解決雙方爭議，《指南》修改明確在無效宣告程序中，請求人提交多篇對比檔，指明採用結合對比方式，並存在兩種或者兩種以上結合方式者，應首先比較分析最主要的結合方式。若未明確最主要結合方式，則預設第一組對比檔的結合方式為最主要結合方式。

修改解讀

在發明和實用新型專利無效宣告案件審查實務上，部分請求人過度強調證據間不同的組合關係，不加區分地羅列多種證據結合方式來評價一項權利要求創造性，導致案件雙方訴累、降低審查效率。這種做法導致口頭審理程序延宕，不利於雙方爭議的快速解決，實質上損害到雙方當事人的利益。因此，這種情況應當得到合理的規制。

《指南》的此次修改，既未損害請求人的請求權，也沒有降低具體說明的標準，同時在請求書中明確請求人的主要主張，突顯案件爭議焦點，也有利於提升審查品質和效率，確保雙方當事人的合理利益。

（八）關於繳費資訊補充的修改

13.      關於繳費資訊補充方式的修改（第五部分第二章第7節）

《指南》修改刪除了「透過傳真或電子郵件的方式」等具體繳費資訊補充方式的描述，對於補繳時限和補繳方式，採用「應在匯款當日透過專利局規定的方式及要求補充」這一上位的語言表述；並刪除第二段關於通過傳真或電子郵件補充繳費資訊時的具體操作要求。

修改解讀

為進一步滿足專利繳費人的繳費需求，推動「互聯網+服務」的業務辦理模式，使繳費人獲得更方便快捷的繳費資訊補充服務，減少相關繳費失誤，國知局開發了專利繳費資訊網上補充及管理系統，可以替代傳統傳真及電子郵件補充繳費資訊的方式。在《指南》中用「專利局規定的方式及要求」這種上位表述來呈現，具體的繳費資訊補充方式適時通過公告的形式另行公佈。

（九）關於三種專利申請審查順序相關內容的修改

14.      關於審序和優先審查的規定（第五部分第七章第8.1、8.2節）

《指南》修改刪除第二部分第八章第3.4節，在第五部分第七章新增一節，對發明、實用新型、外觀設計專利申請審查順序進行集中規定。並且為與已施行的《專利優先審查管理辦法》保持一致，對優先審查相關內容作了配套性修改，將可以請求優先審查的專利申請種類擴展為發明、實用新型和外觀設計三種專利申請。此外，還明確同一申請人同日申請中的發明專利申請一般不予優先審查。

修改解讀

此次修改主要將審查順序和適用優先審查的具體情形作了集中規定和配套性修改。另外，針對同一申請人同日（僅指申請日）就同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明的情況，由於目前實用新型的審查週期比發明優先審查的週期短，因此，在同日申請中實用新型專利申請快速獲得審批結果的情況下，不適合再對同日申請中的發明專利申請進行優先審查。故此次修改規定對於同一申請人同日申請中的發明專利申請一般不予優先審查。

15.      關於延遲審查的規定（第五部分第七章第8.3節）

《指南》修改對發明和外觀設計專利申請引入延遲審查制度，並明確提出延遲審查請求的時機和延遲審查的期限。發明專利申請延遲審查請求應由申請人在提出實質審查請求的同時提出，但發明專利申請延遲審查請求自實質審查請求生效之日起生效。外觀設計延遲審查請求由申請人在提交外觀設計申請的同時提出。延遲審查的期限依申請人請求可以為1年、2年或3年。

修改解讀

給申請人提供更多的審查模式選擇，可以使審查週期與專利的市場化運作更協調，滿足創新主體多樣化需求。具體來看，有的發明技術領域希望透過延遲審查獲得更多時間考慮調整專利權利要求的佈局與保護範圍。而外觀設計專利的審查週期較短，對一些研發週期較長的產品來說，外觀設計專利公告的時間經常早於所述外觀設計產品上市的時間，由於外觀設計「所見即所得」的特點，很容易被抄襲，如果在外觀設計權利人沒有完全準備好商業應用的情況下，外觀設計被披露，權利人的商業利益可能會受到損失。

因此，此次《指南》修改對發明和外觀設計專利申請引入了延遲審查制度。而實用新型專利申請的延遲審查由於公眾意見回饋存在較大的「潛水艇」專利風險，故此次修改未對其引入延遲審查制度。