美國專利商標局修改專利適格性審查程序
【資料來源：USPTO官網、晴天智權】
美國聯邦巡迴上訴法院2018年連續在三個判決中，針對申請專利範圍（claims）的適格性判斷，做出「適格性判斷這個法律問題可能包括事實認定」的見解。有鑑於這些判決，美國專利商標局（USPTO）在2018年4月19日更新了有關「專利適格性判斷的審查流程」 (以下稱「新流程」)，進一步地釐清了審查委員在判斷專利適格性時所依遵循的標準。（參見Changes in Examination Procedure Pertaining to Subject Matter Eligibility, Recent Subject Matter Eligibility Decision (Berkheimer v. HP, Inc.) (USPTO, April 19, 2018)）
▓ 美國聯邦巡迴上訴法院最近公布的判決
依據「新流程」，在Alice兩階段分析法（two-step test）的步驟二【編按：步驟一是先判斷系爭claim是否涉及不具專利標的適格性的自然法則、自然現象或抽象概念，若「是」，再進一步判斷該claim是否具備其他要件，可以將該claim的性質轉化成自然法則、自然現象或抽象概念的應用，並使該claim具備專利適格性）】，要判斷額外元件或其組合是否為「熟知的、常規的、傳統的活動」（well-understood, routine, conventional activity）需要做事實認定。（參見Berkheimer v. HP Inc., 881F.3d1360 (Fed. Cir. 2018)案）
美國聯邦巡迴上訴法院重申了該案中的Berkheimer standard是一個法律問題，凡簡易判決（summary judgment）、根據訴狀所為的判決（judgment on the pleadings），及法官認為事實清楚不須交付陪審團的判決（judgment as a matter of law standards，JMOV），在專利審查過程中有關專利適格性的判斷均不得用前述類型的判決為之；但Berkheimer在此還提出了一個額外的要件，就是「廣為人知的常規」。
Berkheimer認為：「解析」（parsing）的限制是一種將數據結構從源代碼轉換為目標代碼的技術，但聯邦巡迴上訴法院不同意此一見解，引用了850 F.3d at 1340一案，認為其限制對技術環境的要求本身並非抽象概念的「抽象」。此外，法官也認為Berkheimer承認解析器在提交專利申請前就已存在多年，並未在Alice兩階段分析法的步驟一解釋該發明的重要性。聯邦巡迴上訴法院似乎認為解析的限制是一種「常規」，claims1-3和9是針對解析和比較數據的抽象概念，claim4涉及解析、比較、存儲數據的抽象概念，claims5-7涉及解析、比較、存儲和編輯數據的抽象概念。因此，有必要再進行Alice兩階段分析法的步驟二。
討論Alice兩階段分析法的步驟二時，聯邦巡迴上訴法院指出：claim limitations是否屬於一種「熟知的、常規的、傳統的活動」，這件事是一個事實問題。
法官提到：「claim是否具有專利適格性」是一個涉及潛在事實爭議的法律問題。在許多情況下，專利適格性的問題其實在簡易判決中就被解決了，在這簡易判決中的任何內容都不應被拿來對判決的適當性提出質疑，如果claims的元件或其組合在相關領域中對習知技術者而言是否是「熟知的、常規的、傳統的」不存在重大的事實爭議，那麼就可以直接根據法律在簡易判決中進行判斷。也就是說：聯邦巡迴上訴法院認為：在這種情況下，地方法院根據101條做出結論，並未涉及專利適格性法律問題背後的事實問題。
法官進一步解釋：某一項技術是否對相關領域中習知技術者來說是「熟知的、常規的、傳統的」，這件事的判斷本身，是一個事實問題。某一項特定技術被妥善充分地理解熟知、當作常規、視為傳統，是否超出了現有技術中的簡單知識，屬於事實認定的範圍。而某項技術在現有技術中被披露，並不表示這項技術就是「熟知的、常規的、傳統的」。
聯邦巡迴上訴法院認為：claim 1並未舉出足以將抽象概念轉化為可以申請專利具適格性的發明概念。由於Berkheimer並沒有提出claims 2-3和9相關的獨立論證，所以這些claims也被認為是專利不適格。
Berkheimer提出了和claims 4-7中具體發現的限制有關的單獨論證，聯邦巡迴上訴法院發現這些限制和說明書中描述的「非傳統的發明概念」（unconventional inventive concepts）有關。claims 4-7以創造性的方式存儲文件，改進所披露的檔案系統，對此至少存在一個重大的事實認定問題，所以對這些claims爭議用簡易判決是不恰當的。但這只是說這些claims不具專利適格性用簡易判決是不適當的，並沒有說claims 4-7就因此而具專利適格性。
▓ 小結
對專利所有權人而言，Berkheimer案是一個重要的判決。
聯邦巡迴上訴法院認為：如果專利權人針對獨立項claims是否具專利適格性的爭議提出意見，為了對專利適格性進行分析，不宜把所有的claims合併在一起判斷。此時會要求地方法院/專利評審上訴委員會（PTAB）就每個claim逐一判斷是否具有適格性。
Berkheimer的重要性，在於它指明了屬於事實問題，且強調這問題和是否具有專利適格性有關。如此一來會使得專利侵權案件更難只用簡易判決解決，且若在專利適格性判斷下存在事實問題，地方法院幾乎不可能用FRCP 12(b)(6)來解決專利侵權糾紛，因為根據FRCP 12(b)(6)，原告（專利權人）提出的主張都會先被視為真實。
對專利侵權訴訟的專利權人來說，一般都會在訴訟中主張對每個claims所加的限制都不是相關領域中習知技術者「熟知的、常規的、傳統的」，如此一來地方法院就會被迫依據FRCP 12(b)(6)的規定先接受原告前述主張，那麼要判斷是否欠缺專利適格性，就非常困難。
所以，往後如果要基於claims的額外元件或其組合是熟知的、常規的、傳統的，進而主張申請專利範圍未通過Alice兩階段分析法的步驟二而不適格，審查委員就事實認定，需要做到以下的至少一項：
1. 引用專利說明書的內容，或申請人在審查過程中的聲明（A citation to an express statement in the specification or to a statement made by an applicant during prosecution that demonstrates the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s).）
這與專利說明書的撰寫直接相關。通常在滿足112條要求的前提下，為了節省篇幅，專利工程師會針對某些元件，在說明書中直接寫該元件的實施是「熟悉該項技藝者所能輕易完成，不再贅述。」這樣的寫法，除了會影響申請專利範圍顯而易見性的判斷之外，也會影響適格性的判斷。
通常問題會發生在：claim的元件本身也許是熟知的，但它與其他元件的組合則否。因此工程師撰寫時，必須小心。
要降低這個風險的方法有兩個，一是即使覺得實施claim的元件是熟知的，也不要直接在說明書中寫，而是再解釋一遍這個元件應該怎麼實施。如此一來假設這個元件真的是熟知，那麼寫「該元件的實施是熟悉該項技藝者所能輕易完成」這個元件的書面說明（written description）應該也不難。其次，不要主觀地認為一個元件是熟知的所以不用說明，因為不知道未來第三人會怎麼解讀，所以直接就在說明書中說明清楚比較穩妥。
另一個方法是明白地在說明書中強化「元件的組合」並非熟知的。強化的方式有很多，例如：把組合明確地跟發明目的或發明功效做連結。為了強化claim的非顯而易見性，甚至可以考慮直接明白地寫「the combination of x, y and z is more than well-understood, routine, conventional activity previously known to the industry ...」之類的聲明，強化claim的適格性。
2. 引用MPEP § 2106.05(d)(II) 中討論的法院判決（A citation to one or more of the court decisions discussed in MPEP§2106.05(d)(II) as noting the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s).）
USPTO在曾經整理了一個表格供參考：參見
Subject Matter Eligibility Court Decisions (Formerly Appendix 3)
3. 引用公開文件（A citation to a publication that demonstrates the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s).）
這裡要注意的是：這和討論新穎性時引用的公開文件不同。一個元件出現在公開文件上，會讓該元件被認為是舊的，但不一定會讓該元件變成是熟知的、常規的、傳統的。
例如：在Exergen Corp案中，法官舉了一個例子：一個元件在德國大學的圖書館期刊中被找到，不必然代表它在該領域中就是熟知的、常規的、傳統的。在冷門的期刊中才找的到，可能還代表它並非熟知的、常規的、傳統的。
4. 以官方通知聲明（A statement that the examiner is taking official notice of the well-understood, routine, conventional nature of the additional element(s). ），只能在審查委員非常確定的情況下才能用，而且必須符合MPEP § 2144.03的流程。（MPEP § 2144.03本來是用在顯而易見性的判斷，現在也可用在適格性判斷了）
如果申請人對審查委員的官方通知有異議，那麼審查委員必須提出上述1-3的文件證明。
參考資料：
- Berkheimer v. HP, Inc. (Fed. Cir., February 8, 2018)
- Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc. (Fed. Cir., February 14, 2018)
- Exergen Corp. v. KAZ USA Inc. (Fed. Cir. March 8, 2018)
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