上海知識產權法院
審結第一起確認惡意放棄專利權及損害賠償案件
【資料來源：上海知識產權法院】
中國大陸上海知識產權法院最近審結一起專利權糾紛案。該案的意義在於對惡意放棄行為中的「惡意」做出定義，並且對因惡意放棄導致專利權不復存在的情況下是否侵犯相關合法權益做出了司法判斷。
這是一起由專利權權屬糾紛案件而引發的後續糾紛案件。案件的起因是專利權歸屬糾紛。
本案上海一中院作出原告勝訴之判決後，被告並未上訴，原告透過訴訟取回自己的專利，全案糾紛理應結束告終。但是當原告在判決生效後，憑判決書向國知局申請變更專利權利人、發明人之登記時，卻發生障礙，因為在訴訟進行時被告就已經向國知局提出放棄表一專利權聲明，國知局審查後也同意了該申請，因此涉案專利已因「權利人主動放棄」而喪失了權利。
根據中國大陸《專利審查指南》的相關規定，專利權人無正當理由不得要求撤銷放棄專利權的聲明，除非在專利權非真正擁有人惡意要求放棄專利權後，專利權真正擁有人（應提供生效的法律文書來證明）可要求撤銷放棄專利權聲明。
國家知識產權局認為：根據上述規定，原告應提供生效的法律文書來證明該專利權屬於被專利權的非真正擁有人惡意放棄的情況，而上述專利權屬糾紛生效判決書中僅對專利權歸屬作出確認，未對被告是否為惡意放棄專利權給予認定，因此駁回了原告關於撤銷放棄專利權聲明的請求。
對此，被告則辯稱：其放棄專利權的行為是在該專利權所涉的權屬糾紛案件判決之前，當時其仍是該專利權的權利人，因對該專利進行檢索後發現該專利不具有創造性而予以放棄，其在權屬糾紛案件判決前放棄自己的專利權具有正當理由。
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原告在撤銷被告放棄專利權聲明的請求被國家知識產權局駁回後，再一次向上海知識產權法院提起訴訟（最近判決案件，資料庫無法檢索案號），請求確認被告系惡意放棄名稱為「電動絞龍輸送散裝飼料設備用相序保護繼電器電路」實用新型專利，並且賠償其向國家知識產權局申請恢復本案專利權所支付的手續費用、委託專利代理機構代理費用以及本案訴訟代理費共計人民幣12,000元的損失。
上海知識產權法院再次審理後認為：原告在本案中的訴訟請求，實質上是在確認被告放棄本案專利權的行為存在惡意的基礎上賠償其因此行為遭受的相關經濟損失。本案的爭議焦點在於被告放棄本案專利權的行為是否侵犯了原告的合法權益及應否賠償原告所主張的相關費用。
本案中，雖然涉案專利已不復存在，原告無法以專利權或者專利申請權為權利基礎向被告主張損害賠償，但依據已生效的在先專利權屬糾紛判決，原告對本案專利技術享有合法權益，侵犯該種合法權益的行為雖然不是侵犯專利權的行為，但同樣是侵權行為。而判斷被告是否侵犯了原告的此項合法權益，應從侵權行為的構成要件方面對本案事實進行綜合評判。
法院認為：
- 原告在其與被告之間就本案專利權權屬糾紛，於訴訟審理期間實施了主動放棄本案專利權的行為，該行為直接導致了原告在本案專利權權屬糾紛案件判決生效後無法實際獲得本案專利權，並在向國家知識產權局申請恢復已撤銷的專利權時遇到障礙，進而提起本案訴訟；
- 原告為申請恢復本案專利權已額外支出了相應的手續費、委託專利代理機構代理恢復專利權的費用以及本案訴訟代理費。
- 本案侵權行為判斷的行為要件、損害結果要件、因果關係要件均已具備，關鍵在於被告主動放棄專利權是否存在主觀可歸責。對此，法院主要從錦農公司放棄本案專利權的時間、理由，以及關聯案件的審理情況三個方面對被告的主觀可歸責性進行了評述，認定被告在本案專利權權屬糾紛審理過程中放棄本案專利權的行為缺乏正當的理由，主觀上有惡意，顯屬可歸責。其放棄本案專利權的行為構成對原告相關合法權益的侵害。
- 根據《中華人民共和國侵權責任法》的相關規定，原告為恢復專利權所支出的手續費、委託專利代理機構代理恢復專利權的費用以及本案訴訟代理費均是因被告的放棄本案專利權行為而導致的費用支出；上述費用已實際支付，數額亦未超出合理範圍。因此，對於原告請求支付相關費用的訴訟請求可予支持。
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