億光請求法院確認日亞化YAG基礎專利無效勝訴
【Everlight Electronics Co., Ltd v. Nichia Co. (Fed. Cir., January 4, 2018) 】
美國聯邦巡迴上訴法院於2018年1月4日就億光訴日亞化專利無效案作出判決，確認了密西根地方法院認為日亞化的專利因顯而易見而無效的決定。此外，美國聯邦巡迴上訴法院也確認了日亞化申請專利的過程不構成不正行為 （inequitable conduct）。
- 專利一：US 5,998,925（日亞化1997年申請的YAG基礎專利之一，claims 2, 3, 5被地院宣告無效）
- Everlight引證案：JPA H05-152609 (Tadatsu)、US 6,600,175 (Baretz)
- 專利二：US 7,531,960（US 5,998,925專利衍生的一百多件子案之一，claims 2, 14, 19因顯而易見被地院宣告無效）
- Everlight引證案：JPA 52-40959 (JP-959)、JPA H05-152609 (Tadatsu)、US 6,600,175 (Baretz)
- 2015年地院有關不正行為的裁定：Everlight Electronics Co., Ltd v. Nichia Co., 143 F. Supp. 3d 644 (E.D. Michigan, 2015)
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【事實摘要】
億光於密西根地院主動對日亞化的專利起訴，請法院確認億光不侵權、日亞化專利無效、以及日亞化的專利不可主張權利（unenforceable）（訴訟標的請見上列專利一、專利二）。日亞化隨後提起反訴主張億光專利侵權（訴訟標的同樣是上列專利一、專利二）。密西根地院陪審團於2015年4月做出決定，認為日亞化專利一的claims 2, 3, 5和專利二的2, 14, 19因顯而易見而無效，隨後法官於2015年6月做出裁定，認為億光沒有證明日亞化有不正行為。雙方都上訴到聯邦巡迴上訴法院。
關於顯而易見性的判斷，億光提出的證據包括了三個部分。首先是日亞化專利請求項的各要件都分別被前案揭露，其次是熟悉該項技術者組合前案，最後是輔助性判斷因素（secondary considerations）也有利於億光。上訴法院認為陪審團的決定有實質證據支持，所以確認了陪審團的決定。
美國法院對非顯而易見性的判斷，曾經有過很多爭議，可參考Apple v. Samsung (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc)案。以第8,046,721號「滑動解鎖」專利為例，雙方當事人爭執的重點，在於熟悉相關技術者是否有動機結合Neonode與Plaisant這兩篇前案，讓蘋果的滑動解鎖專利因顯而易見而無效。
Ø 多數意見的思考邏輯是：
- 「熟悉相關技術者是否有動機結合前案」是事實問題；
- 上訴法院只能審理地方法院的判斷，是否有實質證據支持。
- 地方法院判斷認為：「熟悉相關技術者沒有動機結合Neonode與Plaisant這兩篇前案」，對這件事有實質證據支持。
- 多數意見審酌了各個Graham因素 （輔助性判斷因素），地方法院拒絕把「顯而易見性」當成法律問題作出判決 (JMOL, Judgment as a Matter Of Law) 是正確的。
Ø 不同意見則認為：
- 「熟悉相關技術者是否有動機結合前案」是法律問題，不是事實問題。
- 對Graham（輔助性判斷因素）的審酌也是法律問題。
- 前案的結合不需要特定動機的證據，只要有解決已知問題就足夠了。
- 當專利請求項已經顯而易見時，Graham因素不能把請求項反過來變成非顯而易見。
無論採哪一種見解，億光v.日亞化的案件關於顯而易見性的判斷，億光提出的資料很完整，而且都有實質證據支持。巡迴上訴法院在2016年Apple v. Samsung案的全院庭審判決中，關於「輔助性判斷因素」採取的見解是「每個案子都一定要討論，即使請求權項的顯而易見已經非常明確」。億光的美國律師在2015年的訴訟階段對顯而易見性判斷的相關舉證很完整，所以在2016年之後，訴訟都很順利進行。
至於不正行為，億光主張日亞化的專利說明書中，宣稱日亞化做到波長峰值接近600 nm的LED是刻意作假。但地方法院認為，關於「發明人刻意作假」這部分，億光並沒有成功透過詰問日亞化的發明人以建立實質證據。
關於不正行為的判斷，地方法院跟上訴法院都引用了Therasense v. Becton, Dickinson, 2011 WL 2028255 (Fed. Cir. 2011)(en banc)這個案例，這個案例是討論不公平行為判斷標準的經典案例，最後結論是：申請人於專利審查過程中若曾蓄意錯誤表示或未提供適當資訊予USPTO進行審查，則專利權人嗣後據此專利提起侵權訴訟時，被告得主張專利權人構成不正行為，使該專利整體產生不可執行（Unenforceable）之效果。不正行為抗辯之構成要件包含1.主觀欺騙意圖（Intent to Deceive）及2.客觀行為重大性，被告負有清楚且具說服力（Clear & Convincing Evidence）程度之舉證責任以釐清事實，法院最後再據此衡量系爭行為是否惡性重大足以使整個專利產生不可執行之效果。
根據上述不正行為判斷標準，再回到本案來看，本案訴訟過程中億光的律師反覆攻擊日亞化的發明人，但仍然沒有成功證明日亞化有不正行為。其實在Therasense案之後，要證明不正行為就非常困難，因為就算實質性要件具備，要證明具備欺騙意圖的主觀要件也非常困難。
雖然沒有辦法證明日亞化有不正行為，但是億光把日亞化的YAG基礎專利之一的US 5,998,925無效勝訴，仍然非常不容易。
資料來源：
1. Everlight v. Nichia (Fed. Cir., January 4, 2018) 參見
http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1577.Opinion.1-2-2018.1.PDF
2. 專利一US 5,998,925參見
https://www.google.com/patents/US5998925
3. JPA H05-152609 (Tadatsu)參見
https://patents.google.com/patent/JPH05152609A/en
4. US 6,600,175 (Baretz)參見
https://www.google.com/patents/US6600175
5. 專利二US 7,531,960參見
https://www.google.com/patents/US7531960
6. 地院就本案不正行為之裁定參見
https://scholar.google.com/scholar_case?case=17649314015914160991&q=+143+F.+Supp.+3d+644&hl=en&as_sdt=2006
7. 美國8,046,721號滑動解鎖專利參見
https://www.google.com/patents/US8046721
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