美國
聯邦巡迴法院有關專利固定營業場所的判決

2017年9月21日美國聯邦巡迴法院駁回了Eastern District of Texas法官提出的有關如何判斷美國專利侵權訴訟中被告的固定營業場所（regular and established place of business）之4要件，聯邦巡迴法院另外提出3要件作為判斷標準：

ü   必須是一個實體場所（a physical place）；

ü   必須是一個經常性的營業場所；

ü   必須是受被告而非被告受雇人所支配。

28 U.S.C. §1400(b)規定：「專利侵權民事訴訟得向被告住居所、侵權行為發生且被告有固定營業處所之法院提起。」（Any civil action for patent infringement may be brought in the judicial district where the defendant resides, or where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business.） 2017年5月，美國最高法院在TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC, 137 S. Ct. 1514 (2017)一案中提出，定專利侵權管轄法院之被告住居所地，僅限國內法人註冊設立的州（參見連邦2017年7月智權新知）。因此，專利訴訟的焦點轉移到了§1400(b)的規定，尤其是針對被告在侵權行為地是否有「固定營業」的問題。

在此前提下，Raytheon對Cray在Eastern District of Texas的地方法院提起專利侵權訴訟，Cray主張法院無管轄權，提議將訴訟轉到Western District of Wisconsin法院。Eastern District of Texas法官於2017年6月29日駁回了被告此一請求，雖然Gray在Eastern District of Texas並無任何財產，但仍雇用了一位銷售主管Mr. Harless。Gilstrap法官發現Mr. Harless的行為和In re Cordis Corp., 769 F.2d 733 (Fed. Cir. 1985)一案中的銷售代表行為類似，而聯邦巡迴法院在該案中曾經拒絕了將案件移轉管轄的請求。

地方法院的Gilstrap法官發現套用前案的Cordis可解決本案的Cray和Raytheon間的糾紛，於是Gilstrap法官於2017年6月29日發表意見，提出「考量其他訴訟當事人利益」，可用4個要件來確定被告是否有固定營業場所：

ü   在該地區有一個實體場所；

ü   被告曾表示在該地區有營業處所；

ü   被告在該營業處所之收益，包含銷售收入（sales revenue）；

ü   與該區域有一定的互動，包括被告和該地區客戶間有契約關係，也算。

雖然Gilstrap法官沒有將這個4要素檢驗（four-factor test）直接用在Cray-Raytheon案，但是Gilstrap法官表示，即便Cray-Raytheon案套入4要素檢驗，結果還是保持不變。

Cray隨後向聯邦巡迴法院聲請撤銷地方駁回其移轉管轄的決定，2017年9月21日聯邦巡迴法院法官Lourie, Reyna and Stoll (In re: Cray Inc., 2017-129)做出判決，認為地方法院誤解了Cordis案的判決，且錯誤引用此一先例而駁回移轉管轄的請求。

聯邦巡迴法院研究了1985年Cordis案的判決，發現其實並未依據§1400(b)的規定，且在TC Heartland之後，法院必須注意法條文字的完整文義和措詞。聯邦巡迴法院也指出，專利訴訟管轄法院的問題，有必要建立一個統一性的、適當的判斷基礎。因此，聯邦巡迴法院針對如何判斷是否為「固定營業場所」，提出了3要件說，並表示3要件說完全是根據§1400(b)的規定而來；但地方法院的4要件說則不完全符合法條文字。

聯邦巡迴法院並接著根據上述的3要件說，指出地方法院2017年6月29日做出的判決錯誤之處：關於第1個要件，聯邦巡迴法院認為地方法院「對法律理解錯誤，所以認為該地區的實體場所不是定管轄之先決條件」。聯邦巡迴法院澄清：§1400(b)規定的「處所」（place）不是「虛擬空間」（virtual space），「從這個人到那個人的電子通訊」（electronic communications from one person to another）亦不屬於「處所」；雖然「處所」不一定是指正式的辦公室或商店，被告業務所在地仍然需要有一個物理空間上實際存在的地理位置。

關於第2個要件，聯邦巡迴法院認為：地方法院的要件無法判斷營業處所是否「經常性」（regular）營業。聯邦巡迴法院澄清：零星的（sporadic）活動和單一行為不足以認定是「處所」，此外，雖然一個企業可以自行決定遷移其所在地，但仍必須在一段時間內維持穩定、固定。如果一個受雇人可以未經被告同意就任意遷移其住所地，那麼這只會被認為是受雇人自己的住所地，而不是被告的營業處所。

關於第3個要件，聯邦巡迴法院解釋§1400(b)規定中的「處所」（place），必須是屬於被告（被告有權支配），而不僅是屬於被告受雇人的。聯邦巡迴法院進一步釐清這個要件的意思，也許被告對這個處所有所有權，或承租使用，或者對這個處所享有其他可管控的權利，被告對於受雇人是否在該處所繼續居住、是否在該處所某個地方存放材料，以便從該處所可直接批發或零售有決定權；被告還必須明白表示該處所屬於營業場所。但要注意的是：被告只是單純主張有營業地，或者有設立辦公室的事實，仍然不夠，被告必須實際上有在該處所拓展業務。

聯邦巡迴法院判決：Cray在Texas州的銷售主管Mr. Harless實際上的行為並未滿足上述第3個要件。並無任何事實或證據顯示Cray擁有、承租Mr. Harless家的任何部分，Cray可以決定繼續在Eastern District of Texas保留營業處所但Mr. Harless決定離開，或者說Mr. Harless待在當地可以視為是Cray的「原料」。聯邦巡迴法院的結論是：Mr. Harless待在Eastern District of Texas不表示Cray在當地就已經有保持固定營業的場所，這只是表示在該地區有被告的受雇人為雇主執行某些工作。

聯邦巡迴法院甚至進一步說明：§1400(b)規定旨在作為定專利訴訟法院的「限制性條款（restrictive measure）」，法院應該特別注意在適用法規上有哪些過去的先例，並且小心不要混淆了相關的法條文字和判決精神，以免影響後案的判決。例如：屬人性管轄或一般屬地原則的管轄，必要時也可以在專利案件中建立適當的場所認定原則。 

▓相關分析請參見：
https://www.mayerbrown.com/Federal-Circuit-Restricts-Patent-Venue-09-26-2017/