英國最高法院
2017年7月12日判決擴大專利保護範圍
【資料來源：https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2015-0181.html】
案號：UKSC 2015/0181--Actavis v Eli Lilly
英國最高法院2017年7月12日作出判決，提出一種新的評估專利保護範圍的方法，這種新的評估方法對專利權人提供更大的保護：專利保護範圍不限於claim措詞的文義範圍，而是擴大到涵蓋claim意義以外（The new approach is likely to confer greater protection on patent owners, by providing that the protection afforded to a patent is not limited to the wording of the claims, but can extend to cover variants that fall outside the meaning of the claims.）。如此一來專利權人將更容易在主張自身專利遭侵權的時候，對抗對方提出的專利無效訴訟。
ü 案件事實
Eli Lilly的專利是使用pemetrexed disodium製造一種和vitamin B12結合可治療癌症的藥物，雖然醫界了解pemetrexed disodium有抑制癌症腫瘤的功效已經有一段時間，但是pemetrexed disodium和vitamin B12結合使用可有效避免單獨使用pemetrexed disodium產生的可能致命之副作用。Actavis針對不含pemetrexed disodium的三種新產品主張對Eli Lilly的藥物不構成侵權，因為是使用pemetrexed本身或其他pemetrexed的化合物來製造的。
向英國最高法院提出上訴的關鍵爭點是：Actavis的產品是否屬於Eli Lilly專利保護的範圍？在初審和上訴法院，判決結果都是否定的。但最高法院不同意下級法院的看法，推翻了下級法院的判決，理由是上議院（he House of Lords）在Kirin-Amgen v Hoechst案件中，與在Improver v Remington案件中提出的準則（guidelines）是錯誤的。
ü 專利保護範圍不限於claim措詞的文義範圍（The scope of protection is not limited to the wording of the claim）
在Kirin-Amgen v Hoechst案件中，上議院認為在確定專利保護範圍時，習知本領域的技術人員因為理解專利權人的意思，也會使用claim範圍意義的語言來溝通。在解釋專利保護範圍時，語言的選擇至關重要。
因此，上議院認為本領域習知技術的人必須理解claim的意義，因為在Kirin-Amgen案件中，要確保「保護專利權人」和「第三人合理的法律確定性」之間，能夠取得適當的平衡；這種平衡介於「精準措詞的字面意義」和「claim措詞僅作為參考」之間，這也是「歐洲專利公約議定書第69條」（the Protocol to Article 69 of the European Patent Convention）所要求的。自2004年10月作出判決以來，Kirin-Amgen案一直是解釋專利權claim保護範圍的重要參考案例。
但最高法院在Actavis v Eli Lilly案中，認為把專利保護範圍的解釋視為單一問題（single issue）是錯誤的，最高法院認為Kirin-Amgen案對專利claim保護範圍的解釋方法，並未在「保護專利權人」和「第三人合理的法律確定性」的競爭利益間取得適當的平衡。法官們認為對claim範圍的理解，應該分二階段分析，以確定待確認的variant是否落在claim保護的範圍內。
ü 以相關領域習知技術之人的角度來看，是否構成侵權？
法官認為專利所提供的保護超出了claim所用詞彙的字面意義，而這才是 「歐洲專利公約議定書第69條」所要求的。待確認的variant 落在claim所用的詞彙意義以外仍構成侵權，根據的就是「等同原則」（doctrine of equivalents）。最高法院判決否定了Kirin-Amgen案中提出的「專利保護不能超出claim措詞的文義範圍」的標準，且審查了德國、法國、義大利、西班牙和荷蘭等國對於專利保護範圍的認定標準，最後將「等同原則」納入英國法律，使英國法律對於專利claim保護範圍的解釋與其他國家的標準更趨於一致。
由Actavis v Eli Lilly的案件事實，可知Actavis的產品並未落入Eli Lilly的專利相關claim的文義保護範圍，因為Actavis的產品並不包含pemetrexed。然而，最高法院根據上述的精神，認為仍有必要審查Actavis的產品是否構成侵權。
ü 如何才會構成侵權？
英國最高法院認為從「歐洲專利公約議定書第69條」可以得知，專利claim保護範圍可能超出所使用的實際文字字面意義（因為要用相關領域習知技術之人的角度來看），但是「歐洲專利公約議定書第69條」並沒有很明確說明究竟可以把文字字面意義擴大到什麼程度？Kirin-Amgen案提到：「一旦cliam允許被擴大解釋，就不容易限制claim的範圍了」。所以英國最高法院嘗試對cliam的解釋範圍提出一套新的標準，以確定何時會構成侵權；在Improver v Remington案中，最高法院提出的看法如下：
- 即使未落入系爭專利的cliam文義範圍內，但如果variant以與系爭發明相同的方式實施，能得到相同的結果，這就是專利所揭示的發明的概念----variant構成侵權。
- 對相同領域習知技術之人來說，在優先權日已經知悉系爭專利內容，但也知道variant可以和系爭專利達到實質上相同的結果；那麼variant實際上是否與系爭專利是以相同的方式達到相同效果的？----英國最高法院的判決對於在此對判斷variant是否構成侵權，影響重大！
- 高等法院和上訴法院根據Improver v Remington案件中提出的準則，都判決variant不構成侵權（亦即Actavis的產品不屬於Eli Lilly專利保護的範圍），因為對相同領域習知技術之人來說，顯然用variant取代原有的pemetrexed disodium不會產生重大影響（可以得出一樣的結果）。然而，英國最高法院決定減輕專利權人的舉證責任，相同領域習知技術之人假設已經知道用variant可以和原來的pemetrexed disodium得到大致相同的結果，那麼只要釐清對相同領域習知技術之人來說， variant用相同的實施方式，是否也會和原來的pemetrexed disodium得到相同的結果？若是，那麼variant就構成侵權。英國最高法院審理後發現，相同領域習知技術之人對Actavis的產品若以與原來專利所描述的方式實施就能得到相同的結果----基於「等同原則」，variant構成侵權。
ü 專利訴訟文件
Eli Lilly在專利訴訟過程中限縮了「antifolates」（抗葉酸劑）這個一般術語的範圍（antifolates包括pemetrexed本身和其他pemetrexed的化合物），「antifolates」只限於pemetrexed disodium，這是為了呼應歐洲專利局審查的結果。歐洲專利局審查認為專利的揭露僅支持pemetrexed disodium的使用，所以如果涉及pemetrexed disodium以外更廣泛的化合物，那麼這個claim無效。
英國最高法院則認為：歐洲專利局審查結果與專利保護範圍是否涵蓋其他pemetrexed相關化合物，在「等同原則」下沒有必然關係。在美國，「file wrapper estoppel」（文件打包後不容反悔）是「等同原則」的重要檢查項目之一，如果專利權人在訴訟中特別限縮claim範圍排除了variant，這將限制專利權人主張variant被專利權範圍涵蓋。在Actavis v Eli Lilly案中，法官認為最高法院應該採取「sceptical, but not absolutist」（懷疑而非絕對主義）的態度，在解釋claim範圍時可參考訴訟文件內容，而訴訟文件內容只用在對於claim基礎和專利說明書的內容實在不清楚時，或者牴觸訴訟文件內容將違背公眾利益時；最高法院認為解讀法院訴訟文件的內容應該特別謹慎，不應排除其他相關可能性。
雖然英國最高法院的判決認為對訴訟文件內容的解讀應該更謹慎更有彈性，但顯然這種情況非常有限；專利申請人應該知道，在訴訟過程中「專利不涵蓋特定variant」的陳述，在專利權人進一步主張要求執行variant時，可以因為公眾利益而按照專利權人的主張去執行variant。
ü 小結
英國最高法院新出爐的判決有助於專利權人處理專利侵權問題（因為專利權涵蓋範圍擴大了），最高法院不僅擴大了專利claims的範圍，而且將「專利保護範圍」和「claim的含意」切割分成二個議題看待後，專利權人在某些情況下可具有更大的彈性來對抗對造提出的專利無效訴訟。最高法院這個判決使得只對原專利做了很小改變就申請新專利更為困難，因為這種情況很容易在「等同原則」前提下被認定屬於「immaterial variants」（非實質變更）。
被告通常對專利侵權行為提出的抗辯是：如果原告claim足以涵蓋被告的專利而被告構成侵權，那麼原告專利無效。而原告的困難點在於對claim的狹義解釋可能有助於證明該專利有效，但在涉及侵權的情況下，卻有必要對claim採取更寬鬆的解釋方法以便處理侵權。專利權人必須很小心地解釋專利claim範圍，以避免受到自己主張的束縛。
然而，英國最高法院判決將「專利保護範圍」和「claim的含意」切割看待後，提供了專利權人更大的彈性空間，專利權人可以對claim做狹義解釋來挽救專利有效性（即使claim的字面意義狹義到不涵蓋涉嫌侵權的專利），但仍可以根據「等同原則」來主張對造侵權。
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