美國聯邦上訴法院維持「google」商標註冊

【案號：Elliott vs. Google, Inc., No. 15-15809 (9th Cir. May 16, 2017)】

美國聯邦第九巡迴上訴法院（CAFC）2017年5月16日判決：駁回「google」商標撤銷之訴，「google」商標非一般通用名稱，維持「google」商標註冊。

有兩位自然人個人David Elliott及Chris Gillespie對Google, Inc.之註冊商標「google」提出撤銷訴訟，主張現在大眾已經一般性地將「google」作為動詞使用，泛指網路搜尋，所以「google」已成為「網路搜尋」的同義詞，因此向法院主張「google」商標不具識別性，應撤銷註冊。

CAFC審理後，維持地方法院的判決，認為原告未提供足夠的證據支持其論述，且法院說明：對於特定類型的商品或服務，公眾使用商標並將其用作特定類型的商品或服務的通用名稱而不論其來源，使該商標喪失顯著性，這情形只針對特定類型的商品或服務。將商標作為動詞使用並不當然構成一般性地使用（verb use does not automatically constitute generic use）。

原告依據Lanham Act, 15 U.S.C. 1064(3)向美國法院訴訟主張「google」已經成為一種通用名稱不具顯著性，要求撤銷「google」商標。雖然原告提出數千頁的證據，但多為不相關之證據，僅顯示「google」常常被當作動詞，但原告應提出證據顯示人們已確實將「google」視為一般性之網路搜尋引擎的同意詞，而不僅是針對「Google's search engine」而言。對於Google, Inc.之競爭者有其自己不同的網路搜尋引擎（例如「Yahoo」），並非僅用「google」一詞來泛稱一般性之網路搜尋引擎，原告並未提出證據說明並無其他用語可用以替代「google」。縱然原告提出商標使用及一般用語之比較例子，但這類證據不足以支持該商標已成為一般性通用用語。

此外，第九巡迴法院在判決中明確指出：一般性用語的通用名稱（Genericide）必須和特定類型的商品或服務有關，原告錯誤地認為只要將商標作為動詞使用就會使該商標構成一般性通用名稱，其實並不必然。其實地方法院已經正確地點出一般人將「google」當作動詞使用主要是將其當成網路搜尋引擎，而不是一種網路檢索的「行為」。把「google」當動詞用意味著「檢索網路」而不是當作形容詞用（verb use of the word “google” to mean “search the internet,” as opposed to adjective use, did not automatically constitute generic use），因此，當動詞用並沒有使「google」自動構成一般通用名稱。

Google, Inc.在本件案例中勝訴，對於高價值之商標品牌所有人而言特別具有意義，未來要僅以一註冊商標已被當作動詞使用之理由來主張該註冊商標已經不具顯著性，將更加困難。

資料來源：http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca9/15-15809/15-15809-2017-05-16.html