關於連邦 | 本所期刊 | 2017/03月號
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 美國商標註冊自2017年2月17日起適用新規則

 

USPTO為了減少申請後未使用的商標,提高商標註冊登記的準確性和完整性,自2017217日起適用新規則,這個規則自2012年起即已小規模試點,現在則正式全面適用。

新規則規定:USPTO可以要求商標權人提供與註冊確定的商品/服務相關的商標額外使用證據作為使用宣誓,這些額外的使用宣誓附加證明可以用證物(exhibits)、訊息(information)、宣誓書(affidavits)或聲明(declarations)的形式提供,如果商標權人不能提供這些額外的附加使用證明,或提出可被接受的未使用理由說明,則USPTO會建議商標權人撤銷這些不能提供證明的商品/服務,及其他該商標所指定但不再提供的商品/服務。

根據Lanham法案第8條和第71條,商標權人必須在註冊後第5年提交商標使用聲明,並在註冊後每10年一次申請延展。完整妥當的使用聲明必須針對商標註冊指定使用的商品/服務個別列出每一個商品/服務的樣本,或者對未繼續使用的商品/服務提供不使用的聲明。

在實施此一新規則前,USPTO只能要求商標權人提供額外的文件(documentation),以合理地審查所提交的「宣誓書」本身。因此,許多商標權人過去都只是提交使用聲明和每個類別中商品/服務的單個樣本,至於該商標不再繼續指定使用的商品/服務,則仍繼續維持沒有撤銷。這種註冊實際上根本有部分商品/服務是無效/未使用的,USPTO為了減少這些無效/未使用的商標註冊(USPTO稱之為「死木登記」(dead wood registrations)),所以實施新規則。

「死木登記」商標可以依據現行新規則,透過行政撤銷程序來撤銷,或在法庭上接受其他競爭者的挑戰而被撤銷。當然,若透過法院程序訴訟來撤銷,成本是比較昂貴的,且「死木」必須有人挑戰,才有機會被撤銷,否則仍然會留在登記簿中。USPTO的政策是希望能主動發掘這些「死木」,減少未使用商標囤積的問題,從商標登記簿中主動消除「死木」也有利於核准新商標前的調查,因為發現一個潛在的有混淆誤認可能性的「死木」,可以減少要註冊新商標的第三人進行實際使用調查的費用負擔,以及是否提出異議的程序與相關討論,如此一來可以讓第三人更快地決定是否要尋找一個新的標誌作為商標。

在通過這個新規則之前的試點方案中,USPTO隨機選擇了500份使用聲明進行進一步審查,發現有略多於一半的情況,提交的聲明涵蓋了當初指定但後來一直沒有使用的商品/服務;這些案件有2/3以上後來對使用中的商品/服務繼續維持商標登記,但對未使用的商品/服務則減少登記項目,亦即撤銷了該商標指定但未使用的商品/服務。 

USPTO計畫對2017年提交的10%使用聲明實施新規則,也就是要求對商品/服務逐項提出宣誓附加證明,並可能在未來繼續提高實施比例。為了降低遵守新規則要求的額外附加使用證據的成本,商標權人平常就可以盡量收集每項指定使用的商品/服務相關的使用證據,以維持商標在這些指定使用項目的繼續註冊,也可以對不再繼續使用的商品/服務提早刪除,若有第三人用有混淆誤認可能性的商標提出申請註冊時,也可以減少額外準備相關證據的成本。

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