關於連邦 | 本所期刊 | 2016/11月號
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 美國著名地標的商標所有權歸屬

 

20159月美國聯邦索賠法院(the United States Court of Federal Claims,簡稱CFC)受理一則契約糾紛案件,差點讓美國失去最受歡迎的國家景點的商標權。該訴訟是因為國家公園特許的私人DNC Parks & Resorts at Yosemite, Inc.(以下簡稱「Yosemite公司」)和美國內政部(United States Department of Interior)(按:國家公園服務隸屬內政部)的契約談判失敗,Yosemite公司主張民營企業應該擁有國家地標(例如:Ahwahnee HotelYosemite National Park(優勝美地國家公園))的商標所有權。

美國國家公園管理局是透過民營企業定期管理其國家公園內的客戶服務業務,並和這些企業簽署「特許權契約」(concession contracts)。Yosemite公司1993年被選為Yosemite國家公園的官方特許管理商,經營超過1,500間酒店客房、25家餐飲店和將近20家零售店。在契約存續期間,國家公園管理局同意Yosemite公司註冊了幾個和Yosemite國家公園有關的商標:

ü  THE AWAHNEE

ü  CURRY VILLAGE

ü  WAWONA, BADGER PASS

ü  YOSEMITE NATIONAL PARK

國家公園管理局也同意這些商標未來得作為特許權契約續約過程的一部分;國家公園同意任何繼任的特許公司必須向Yosemite公司支付有關Yosemite的「合理價值」(fair value)。在爭議中,Yosemite公司認為應該包括至少44百萬美元的Yosemite商標賠償,但國家公園管理局認為商標可能無效,所以「合理價值」應該更準確地估價為350萬美元。

為了因應訴訟,國家公園管理局向USPTOTTAB提出了撤銷Yosemite公司申請的所有關於Yosemite商標的合併上訴(Consolidated Petition),但因為案件已經送到CFC,所以TTAB暫停一切程序,因此,法院可能被迫要先對Yosemite相關商標是否有效作出判斷,因為民事訴訟最終目的在於確定Yosemite公司是否能得到適當的賠償。

值得注意的是:另一家大型特許管理商Xanterra201410月和11月間也提出了一系列類似的,有關Grand Canyon National Park(大峽谷國家公園)商標申請:

ü   EL TOVAR

ü   HERMITS REST

ü   LOOKOUT STUDIO

ü   BRIGHT ANGEL LODGE

ü   PHANTOM RANCH

這些申請是在Xanterra與國家公園管理局發生類似的契約糾紛期間提出的,但是Xanterra20153月明確放棄了這些商標申請。

商標的功能之一,是表彰商品或服務的來源,如此商標才有受保護的必要。從這個觀點來分析,美國政府認為Yosemite公司申請的相關商標應該被撤銷,因為他們錯誤地把商標和國家公園服務做連結。Yosemite公司則主張這些商標已經被Yosemite特許管理商使用了近100年,例如:Ahwahnee Hotel是由Yosemite公司的前身在1927年所建立。USPTO的審查委員認同美國國家公園管理局的觀點,駁回YOSEMITE NATIONAL PARK商標申請案,因為這個商標不當連結了國家公園和特許管理商,也是一種描述性商標。但是Yosemite公司提交了一份1993年特許權契約的重大修訂版本,內容提到國家公園和特許管理商建立了必要的連繫,且商標具有獨特性,所以商標駁回的結果又被反轉。

為了徹底防杜未來發生類似的情況,美國立法機關已經禁止將受歡迎的戶外活動場地名稱申請作為商標。在聯邦階層,國會頒布了一項旨在防止類似爭議的規約:54 U.S.C. § 302106防止歷史上有名的、已被列在或有資格被列在國家登記冊的獨棟或保護區的一部分之建築物或結構,或單個地標,或國家或地方政府的歷史區的相關名稱,被申請商標註冊。如此一來幾乎排除了所有Yosemite公司的商標註冊,並可能禁止未來任何類似Xanterra已經放棄商標類似情況的商標註冊。

在州階層,加利福尼亞州是美國最多國家公園的地區,最近通過了一項類似的法案,禁止州立公園特許公司用州立公園場地相關的名稱申請註冊或取得任何所有權利益。

整體來說,這些法定禁令顯示國家公園、州立公園、地區公園對所有人而言都有公眾信任的成份,因此這些相關的財產,包括商標權,也應該屬於這種信任的一部分。

這場爭議未來結果如何尚未可知,在反對TTAB暫停審理的程序中,國家公園管理局認為Yosemite公司的CFC訴訟有意避免提及商標有效性或侵權問題,雖然這問題和損害賠償有關,因此國家公園管理局認為這些問題可能無法獲得解決。此外,國家公園管理局還認為,CFC不是審查商標爭議適當的機關,因為它沒有管轄權處理:(1)聽審Lanham Act的爭議:(2)撤銷商標註冊。

國家公園管理局特別注意到CFC自己宣布了對商標侵權爭議損害賠償沒有管轄權,且對原告主張撤銷商標的損害賠償也沒有管轄權。Yosemite公司回應CFC,主張CFC有管轄權,因為CFC有權對在Tucker Act範圍內爭取損害賠償過程中產生的法律問題做出裁判,即使法院聲稱對這些問題沒有管轄權。因此,商標有效性和侵權問題可能會、也可能不會在CFC被提出。 

另一種可能性是透過雙方和解解決爭端,就像國家公園管理局和Xanterra的情況;本案未來發展值得持續關注。

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