關於連邦 | 本所期刊 | 2016/9月號
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USPTO更新加速審查計畫

 

2016816USPTO公布更新加速審查計畫(Accelerated Examination Program,簡稱AE),原版本是2006年通過的,但因為AIA修法,同時PLT生效修改37 CFR,所以原版本有必要修正,修正內容自公告日起生效,USPTO也表示將公開徵詢公眾意見評估是否有必要繼續保留此加速審查計畫。

2006USPTO就開始實施加速審查計畫,目的是幫助申請人能盡快保護對其有價值的智慧財產,如果專利還沒有被核准就無法對第三人提起訴訟主張權利,就算有因為專利公開而暫時取得保護,在權利行使上仍然會受到限制;但是因為USPTO2011年開始推行Track I 優先審查(Prioritized Examination,簡稱PE),申請人寧可選擇繳費請求優先審查,以避免要自行檢索、檢附AE支持文件(Accelerated Examination Support Document),也避免發生不正行為(inequitable conduct)的風險,所以AE申請案量大幅減少。

加速審查計畫的目標是在申請後12個月內審完發明的可專利性,申請人必須提出先前技術檢索報告(Pre-Examination Search Document),其中必須說明使用的檢索方法、用哪些關鍵字檢索、檢索使用的美國技術分類系統USPC分類碼,並且說明跟前案比較,該申請案如何具有可專利性,此外還要支付額外費用。申請人在審查期間的聲明都可能被用來限制專利權利範圍,也要考慮其對所獲得美國專利權的效益與影響。在整個加速審查程序中,申請人被要求隨時保持完全揭露、誠實、坦白。

實施AIA之後申請AE的比例已經降低,因為AE要求申請人必須提交上述大量文件資料,而這些文件在未來的訴訟或核准後審查可能被引用;依據修正後的AE,申請人要提交的文件例如:加速審查請求書、說明書依35 U.S.C. § 112(a)規定對申請專利範圍的限制、參考文獻也要揭露對申請專利範圍的限制、詳細說明每個申請專利範圍對前案來說為何具有可專利性。這些文件可能被競爭對手用來主張技術在前案已經揭露,或者要求專利權人解釋某個特定的申請專利範圍。因此,現在很少人申請AE

這次USPTO修正AE,若為發明申請案,必須提示檢索使用的CPC分類碼(Cooperative Patent Classification合作專利分類,簡稱CPC),這是USPTOEPO201312日宣布正式啟用的系統,是全球性的專利文件分類系統,全球專利審查人員和專利工作人員使用同樣的CPC分類的專利文件進行檢索,可以更有效率,並降低不必要的重複工作。

此外,原AE規定申請人應提示是否包含可依pre-AIA 35 U.S.C. § 103(c)排除的引用文獻,但AIA修法後新法已無這條規定,所以修正後的AE規定適用First to Invent舊制的申請案,申請人仍應提示是否包含可依pre-AIA 35 U.S.C. § 103(c)排除的引用文獻,而適用First Inventor to File新制的申請案,則應提示是否包含可依AIA 35 U.S.C. § 102(b)(2)(c)排除的引用文獻。若為過渡申請案(2013316日或該日後申請且主張該日期前優先權者),申請人就須另外說明其申請案究竟適用舊制或新制,且被主張優先權的案件不論是美國案或外國案,都應在ADS表格聲明主張其優先權。

在核駁答辯部分,原AE規定申請人須在核駁通知書發出後30天內答辯,不得延期,但PLT生效後,核駁通知答辯期限延長為2個月,且得依37 CFR § 1.136(1)繳費請求延期,不過一旦請求延期,該申請案就會喪失加速審查的資格,回到一般案件審查模式。 

最後,若發明人失聯或拒簽宣誓書,原AE規定要提37 CFR § 1.47請求,且這類案件無法加速審查;AIA生效後此情形受讓人得提出替代聲明,以滿足文件格式要求,所以新規定只排除須依37 CFR § 1.46(b)(2)的申請。不過雖然新法允許在符合規定情況下可後補發明人宣誓書或其他替代文件,但如果有意請求加速審查,仍應於新案送件時一併提出發明人宣誓書或替代文件。

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