美國商標評審上訴委員會（the Trademark Trial and Appeal Board，TTAB）最近判決：若商標有致消費者混淆誤認之虞，即使兩造間已經簽署並存協議，也不能確定商標的效力；必須由相關因素整體判斷商標是否可能產生混淆誤認，優於雙方協議商標並存。

位於麻州的Bay State Brewing Co.（以下簡稱「Bay State」）申請登記「Time Traveler Blonde」文字商標，指定使用於啤酒商品，「Blonde」主張不專用。商標審查委員認為系爭商標和先前已註冊且指定使用於啤酒、麥酒商品的「TIME TRAVELER」文字商標構成近似；先前已註冊的這件商標所有權人是A&S Brewing Collaborative（以下簡稱「A&S」）。

Bay State和A&S先前曾簽署協議書，同意商標並存，包括地域限制使用、作為釀造公司本身house mark使用（例如：Bay State Brewing），及商業外觀（trade dress）。

商標申請人Bay State主張：因為雙方曾簽署協議書，所以二造商標不可能構成混淆誤認。審查委員不同意此主張，認為協議書內容相關用語根本不精確，有些用語不相關，甚至不是法律用語；審查委員認為因為「Time Traveler」和「 Blonde」都只是標準格式的文字商標，在Bay State產品上的「Blonde」比「TIME TRAVELER」更能凸顯Bay State的產品，審查委員也指出系爭商標與釀造公司house mark的關連性，及A&S在Bay State地域範圍內都能免費使用商標，所以駁回商標申請。

Bay State不服，提起上訴。TTAB在考慮並存協議書前，先考慮In re EI du Pont de Nemours & Co,(2)案的相關因素；Bay State和A&S的商標在申請書中都有「beer」這個字且都指定使用在啤酒，因為指定使用的商品至少有部分是相同的（啤酒），所以商品通路和消費者也推定是相同的。

此外，TTAB認為啤酒價格往往相對低廉，消費者會因為衝動購買，也會在酒吧或餐廳購買飲用，也就是說消費者對購買啤酒的注意標準較低，更容易產生混淆。

第三，TTAB審查了二者商標間的相似程度，指出一般消費者購買時若施以普通注意力，「Blonde」的商品描述性很強，在購買時很容易遺忘而只記得「TIME TRAVELER」，因此二者商標實際上幾乎是相同的。

至於並存協議，TTAB提到In re Mastic Inc,(3)並提出「no per se rule」（無本身違法原則），一份協議的前提應該是「沒有造成市場混淆誤認的可能性」，所以它必須確定當事人不是閉門簽署了只對他們有利的協議，卻不管是否對公眾造成混淆。

在此前提下重新檢視Bay State和A&S雙方的並存協議，TTAB指出問題在協議中的地域限制條款，Bay State被限定在某個區域內使用商標，但A&S則否，這種規定將導致在某個區域內雙方都可以各自使用其商標。此外，Bay State註冊商標是屬於全國性的登記，而不是只在某個區域範圍有限的使用登記，所以其併存協議並不會出現在Bay State註冊使用於全國的商標登記上，即使Bay State只在某個區域範圍內使用其商標，但是看到Bay State的商標登記便會以為Bay State是在全美國使用其商標。

按照Bay State的說法，系爭商標也會同時用在house marks和商業外觀trade dress，但TTAB發現這二種使用方式並不會造成混淆，用在house marks不是為了預防混淆，協議沒有要求雙方做特定的商業外觀使用，只是要求不要做相同的商業外觀使用。Bay State則主張商標要以整體來判斷是否可能造成混淆誤認，但本案系爭商標實際上沒有完成註冊、商標提出當時也沒有被Bay State使用、而且商標註冊不須有Bay State使用的事實，所以本案沒有造成消費者混淆誤認的可能。 

儘管Bay State和A&S雙方都同意將協議書中潛在可能造成混淆誤認的條文刪除，但TTAB仍認為只是修改並存協議書內容仍無法避免造成消費者混淆，所以若僅是修改並存協議書，系爭商標也無法註冊。