2016年6月13日美國最高法院在2件訴訟案中，依據35 U.S.C. § 284規定，對故意的專利侵權行為放寬提高損害賠償之標準。在Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.及Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.二案中，提高損害賠償之請求最初被駁回（理由請參考聯邦巡迴最高法院In re Seagate, 497 F.3d 1360(Fed. Cir. 2007)）。In re Seagate測試要求證據必須清楚明確：(1) 侵權行為人之行為已構成侵害專利，客觀上存在侵害有效專利之高度可能；且 (2) 侵權行為人已知或可得而知客觀上存在專利侵權之高度風險。在前述的二個案例中，美國最高法院拒絕套用這個判斷是否構成專利侵權的In re Seagate測試，並強調美國區法院針對這些專利侵權案件，有自由裁量權決定提高專利侵權之損害賠償。

一、案例

(一) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.

本案中原告Halo主張被告Pulse裝運印刷電路板上變壓器專利的侵權產品進入美國，並進一步引誘他人將這些侵權產品零件使用至終端產品，且原告主張被告是故意侵權，依據35 U.S.C. § 284請求更高的賠償金。

陪審團認定原告專利是有效的，被告係直接、故意侵害專利，且有明確令人信服的證據。儘管如此，美國區法院法官還是對陪審團的裁決持保留意見，認為該案不構成故意的專利侵權，因為被告在訴訟過程中的答辯「並非客觀上毫無根據或是虛構的」，所以不符合In re Seagate測試的要件。在上訴中，聯邦巡迴法院亦肯定區法院的見解，因為被告在訴訟上如此合理地依賴一個顯而易見的答辯「不是客觀上毫無根據，或者是假的」。

(二) Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.

本案中美國區法院發現：簡易判決中，被告Zimmer對二件有關輸送治療藥物加壓設備的專利侵權是可歸責的，審判中陪審團還發現被告對第三件專利也構成侵權，而三件專利都是有效的；被告是故意侵權。法官則認為考量到案件顯然可歸責於一造，及被告Zimmer的侵權範圍，三倍損害賠償是適當的。聯邦巡迴法院審理後也肯認Zimmer成立侵權，但重新瀏覽被告提供的資料發現，被告提供了合理的答辯，所以不符合In re Seagate測試的要件。

在前述二案例中的專利權人向美國最高法院請求複審，主張In re Seagate測試不當地限制了美國區法院依據35 U.S.C. § 284提高故意侵權損害賠償的自由裁量權，還主張In re Seagate的二個要件過於死板等同允許侵權，被告只要在訴訟上能夠妥善提出合理的答辯，就可規避專利侵權的主觀故意要件。

二、美國最高法院判決

美國最高法院同意調卷並整理爭點如下：

「聯邦巡迴法院有因為除非依據In re Seagate測試發現完全滿足二個要件否則禁止對故意侵權提高損害賠償，類似在某些情況下聯邦巡迴法院依據35 U.S.C. § 285拒絕給律師費，而不當地解釋35 U.S.C. § 284之規定嗎？」

美國最高法院同意專利權人的意見，認為In re Seagate測試和35 U.S.C. § 284的規定並不一致。美國最高法院認為依據專利法提高損害賠償額度，這個損害在故意或惡意侵權中，損害是可以被填補的，從歷史角度來看專利法和35 U.S.C. § 284的立法是一致的。美國最高法院認為In re Seagate測試來判斷是否構成專利侵權缺乏彈性，因為在任何情況「因為客觀上魯莽而侵權」，區法院還是可以判決提高損害賠償額度，但法院這樣的判決，可能會變相鼓勵故意或惡意侵害他人專利，因為符合「明知或可得而知」的主觀要件，也可以提高侵權損害賠償額，那不論侵權是因為「客觀上魯莽」或者「明知或可得而知」都可以提高損害賠償（「明知或可得而知」理應判賠更多賠償金）。美國最高法院還指出，侵權應負擔的責任應該按行為輕重來論處，且侵權賠償額度不應取決於被告在侵權訴訟中答辯是否合理（即使訴訟敗訴）。

因此，美國最高法院判決：U.S.C. § 284允許區法院不採用In re Seagate測試而行使損害賠償自由裁量權，唯一的要求是由有關法院提供指導，這種自由裁量權的行使是判決賠償更高的損害賠償金，但對於故意或惡意侵權的不當行為，更應該由法院來行使自由裁量權判決賠償額度。同時，法院還提出：1.損害賠償額度應該視侵權證據本身來評估，而非依一個明確且令人信服的證據準則來評估。 2.區法院提高損害賠償額度的判決，在上訴時將被審查是否有濫用自由裁量權。

Breyer大法官針對上述美國最高法院判決內容，撰寫了協同意見書，Kennedy大法官和Alito大法官也簽署，並澄清：為了降低故意侵權的標準，可能增加經常收到專利恐嚇信企業的負擔，特別是那些「專利流氓（Patent Trolls）」常發信恐嚇企業；因此，Breyer大法官特別強調，判決提高侵權損害賠償必須謹慎運用，以確保只用來針對懲處故意或惡意侵權的案件之不當行為。一個小企業主或科學家、工程師或技術人員單純的工作，不應該被肆意（wanton）或魯莽（reckless）合理地確定其產品不侵害特定專利，或主張專利可能無效。

三、結論 

正如協同意見書所指出的，美國最高法院的判決可能會創造出一個新的風險，一個被指控侵權的人依據U.S.C. § 284提高了責任風險，區法院法官將有更大的自由裁量權決定侵權損害賠償金，而上訴時只會審查這個自由裁量權是否被濫用。因此，是否構成專利侵權和專利是否無效，是一個訴訟上可思考的方向，被控侵權的人也許可以證明其行為是合理的。專利權人必須具備一定知識，至少採取一些措施，甚至只是自己提出獨立合理的評估，來表明自己的行為沒有侵害他人的專利權，或主張專利無效，以保護自己的權益。