智財法院最新見解：職務上所完成之發明與職稱無關

【案號：智慧財產法院102年度行專訴字第112號判決】

一、事實

原告於民國98年2 月9 日以「百葉窗改良構造」向被告智慧局申請新型專利，申請專利範圍共3 項，經被告編為第98201848號進行形式審查准予專利後，發給新型第M358197 號專利（下稱系爭專利）證書。嗣參加人（原告之原雇用人）於99年11月9 日以系爭專利違反核准時專利法第94條第4 項（即欠缺進步性）及第107 條第1 項第3 款（即欠缺新型專利申請權）之規定，對之提起舉發。經智慧局審查，而作成「請求項1 至3 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部作成決定駁回，遂向智財法院提起行政訴訟。

二、爭點：系爭專利是否為職務上之發明，從而認定「專利申請權人」誰屬。

三、原告主張：

原告以任職於參加人非產品研發相關工作為由，藉此證明該發明為非職務上所完成之新型。此外，原告欲以其與參加人之間的書面溝通過程為由證明參加人已知此發明為非職務相關者，亦未於六個月內提出異議，藉以證明參加人非適格舉發人。

四、被告主張：

智慧局認為原告確實於系爭專利申請期間任職於參加人，且提出主要技術的工程製圖，認為原告利用參加人之公司資源及職務上工作所接觸之技術，於僱傭關係存續中完成創作並提出專利申請，若其工作契約對專利申請權無相關約定，則專利申請權應歸雇用公司所有。智慧局提出證據證明該創作係與該公司主要技術相關，並證明參加人之員工確實協助過原告，藉此證明原告利用參加人之公司資源完成發明。

五、參加人主張：

參加人提供相關證據（勞工保險卡及資遣員工通報名冊）證明申請專利期間原告任職於該公司，且認為原告利用該公司資源完成該新型，藉以主張系爭專利的專利申請權及專利權歸屬於參加人。

六、智慧財產法院判決：原告敗訴。

理由：

1.        按所謂職務上所完成之發明，必與其受僱之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或設計專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。」（編按：智慧財產法院100年度民專上51號判決、101年度民專上40號判決同此意旨）

2.        惟依92年專利法第8 條規定之所謂「非職務上所完成之發明、新型或新式樣」，係指非職務上所完成之發明、新型或新式樣，須與本身所執行之職務並無直接或間接之關係，方屬發明人自己心智努力之成果；既與職務無關，不在僱傭關係薪資對價範圍內，故明定由受雇人取得專利申請權及專利權。

3.          依參加人提出之證據，本件原告具備機械領域之專長，且於參加人之窗簾廠工作，系爭專利創作過程並經參加人中多位員工之技術協助，又利用公司資源而完成系爭專利，且系爭專利之創作與參加人生產之窗簾產品有相關，難謂完全屬原告自己心智努力之成果，自難認定原告本身所執行之職務與系爭專利之創作並無直接或間接之關係，故系爭專利並不屬非職務上創作。原告與參加人之間並未對任職期間所生專利權之歸屬為特別之約定，從參加人提供之電子郵件證明，原告並未如其原本所稱善盡告知之義務，參加人之存證信函曾反對原告所稱系爭專利係屬非職務外之創作。則依92年專利法第7 條規定，系爭專利之專利申請權應歸參加人所有。是參加人所提之舉發證據2 至12，已證明系爭專利係屬職務上所完成之新型且參加人方為系爭專利之申請權人。

4.                                             惟，臺灣高等法院97年度智上易字第3號民事判決則採職務上之發明仍與發明人實際之職稱和其於契約上所約定之工作內容有關之見解，認為：「專利法第七條所謂「受雇人職務上之發明」，係指受雇人與雇用人間基於僱傭契約權利與義務之約定，從事參與或執行雇用人產品開發、生產而言，換言之，僱用人僱用受僱人之目的即在負責從事研發工作。故雇用人專以發明為目的或為改良生產技術，雇用受雇人從事研究發明或改良，受雇人受委託完成發明工作，並使用雇用人之設備、費用等，因而完成其發明、新型或新式樣之產品，與僱用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。至於公司副總經理，並非專門從事研究發展人員，其所為之創作，並非履行其工作契約上之義務，當非所謂職務上之發明。縱被上訴人原任職該上訴人公司為副總經理，於職務上均完全知悉公司各開發研究產品之內容及功能，充其量僅屬「職務有關之發明」，要非專利法第七條所稱之職務上發明，其專利權非當然由雇用人所有。」