關於連邦 | 本所期刊 | 2015/2月號
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USPTO發布新的專利適格性審查指南 

美國專利商標局(USPTO)於 2014 12 15 日發布《專利適格性臨時審查指南(2014 Interim Guidance on Patent Subject Matter Eligibility),取代2014 6 25日發布的「初步審查指南」。

新的審查指南將涉及方法和物品專利的請求項標的是否符合專利適格性的審查,整合成一個二階段審查流程,如下圖所示:

原本的「初步審查指南」,第二階段並未區分二A和二B,在第一階段檢視該發明是否屬於「法定專利類別」後,第二階段就直接判斷是否屬於「法定不予專利類別」,但許多電腦實施發明都可能在第二階段遭遇問題,所以在新的《專利適格性臨時審查指南》中已經被進一步細化為二A與二B

A階段要確認該發明是否與法定不予專利類別有關(電腦軟體一般的問題就是落入「僅只是抽象概念」)。新指南目前規定要進行請求項之功能性分析(即本發明之目的為何),而不只是像先前的實務,只要指出在請求項中有哪些是屬於法定不予專利類別之事物,就可以自動主張該發明不具有專利適格性。

就算發明無法通過二A的檢驗,還有一項測試可以讓專利請求項免於被界定為不具備專利適格性:「該請求項之其他元件在個別依序組合下,是否都足以確認該請求項的整體內容顯然超過於該等法定不予專利類別」。所謂「顯然超過」的實際舉例,像是:對於其他技術或技術領域之改良;改善了電腦本身之功能;可以造成某一特定物品轉換或轉變為不同狀態之事物;將該法定不予專利類別應用於/使其被一特定機器所運用;增加除了該技術領域中的眾所周知、慣用而傳統以外的限制條件,或是增加了可以將該請求項限定至特定應用之非傳統步驟;其他不僅只是概要地將該法定不予專利類別之用途,連結至特定的技術環境。

必須注意的是:以上所述的《專利適格性臨時審查指南》,只是提供給專利審查委員於審查專利申請案時適用,對於法院並沒有拘束力,但仍會有實質影響力。

此外,新的審查指南還提供涉及「自然產物」(product of nature)請求項如何判斷其專利適格性的參考範例,放寬了請求項是否屬不符專利適格性的「自然產物」的判斷標準。若可證明請求項中記載的「基於自然的產物(nature-based product)」,具有與其相對應的自然產物「顯著不同的特徵」(markedly different characteristics),則認定該請求項不涉及「自然產物」,該「顯著不同的特徵」可為功能、結構或其他特性。此外,涉及以自然產物治療特定疾病方法的請求項,原則上具專利適格性,可進入專利要件之審查。

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