歐洲階段PCT申請程序新變化
【資料來源：知識產權局網站】
2013年10月16日歐洲專利組織行政理事會作出一項修法決議，決定修改《歐洲專利公約實施細則》（IREPC）第一百六十四條和一百三十五條 ，並於2013年12月13日配套性地通過另一項修法決議，決定修改《費用相關規則》第二條第一款。上述兩項修法決議消除了以往申請人因選擇不同的申請途徑，以及在國際階段選擇不同的國際檢索單位而在歐洲專利局（EPO）的授權程序中享受不同的檢索服務水準的狀況，賦予進入歐洲階段的PCT申請（Euro-PCT申請）更多程序方面的靈活性，是EPO試圖強化PCT體系、增加PCT途徑吸引力的一項務實舉措。
2014年6月10日，EPO發佈通告，確認上述修法決議，並宣佈上述修法將於2014年11月1日生效。
根據歐洲專利實務，如果在國際階段EPO被選擇作為國際檢索單位（ISA）或補充國際檢索單位（SISA），則EPO將不再為該Euro-PCT申請出具補充歐洲檢索報告（SESR）；如果在國際階段EPO既未被選擇作為ISA，也未被選擇作為補充SISA，例如申請人在國際階段選擇中國大陸國家知識產權局（SIPO）作為ISA，且未選擇EPO作為SISA，則EPO須為該Euro-PCT申請出具SESR。顯然，這種程序設置反映了EPO為所有Euro-PCT申請提供同等機會享受本機構檢索服務的立法意圖，儘管此種服務有的發生在國際階段，有的發生在歐洲階段。而本文介紹的程序新變化則是EPO致力於使申請人在上述兩種情況下擁有同等的請求EPO進行額外檢索的機會，即申請人有權就國際階段未被檢索的發明或者不符合單一性要求的專利說明書中非首先提及的發明請求EPO進行檢索，且使這種機會與歐洲直接申請（Euro-direct申請）所享有的機會相同。
兩種情形下的適用
1.國際階段EPO未被選擇作為ISA或SISA
在此種情形下，Euro-PCT申請將經歷補充歐洲檢索（SES）程序。如果EPO在該程序中認為申請檔存在單一性問題，根據現行和修改後的IREPC第一百六十四條第一款，EPO給予申請人的選擇機會大不相同。
根據現行IREPC第一百六十四條第一款規定，如果申請檔不符合單一性要求，EPO僅須就專利說明書中首先提及的發明起草SESR，而其他發明申請僅可以透過提交分案申請來獲得EPO檢索的機會。這與IREPC第六十四條第一款規定的Euro-direct申請在缺乏單一性的情形下所享受的機會有很大不同。根據IREPC第六十四條第一款，在EPO認定Euro-direct申請缺乏單一性的情形下，其不僅應就專利說明書中首先提及的發明起草SESR，還應同時發出通知：申請人可以透過在兩個月內繳納額外檢索費使其他發明得到EPO的檢索。
修改後的IREPC第一百六十四條第一款採用了與IREPC第六十四條第一款基本相同的措辭，規定Euro-PCT申請將享受與Euro-direct申請同等的待遇，即在被EPO認定缺乏單一性的情形下，申請人有權在收到EPO通知之後透過繳納額外檢索費使其他發明申請獲得EPO的檢索。
具體而言，如果EPO認為Euro-PCT申請不符合單一性要求，它將對符合單一性要求的部分發明起草SESR，並同時通知申請人繳納額外檢索費。與Euro-direct申請不同的是，此處的SESR不會附上檢索意見。如果申請人希望繳納額外檢索費，須在EPO通知發出之日起兩個月內繳納費用。在此基礎上，EPO將對所有繳納過檢索費的發明起草SESR，並附上檢索意見。
隨後，申請人有權從已被EPO檢索過的發明中選擇一項發明或符合單一性要求的一組發明進入後續審查程序，但不能選擇未繳納檢索費的發明進入後續審查程序。
2.國際階段EPO被選擇作為ISA或SISA
在此種情形下，Euro-PCT申請將不經歷SES程序，而由EPO審查部門進行處理。如果EPO審查部門認為申請檔存在單一性問題，根據現行和修改後的IREPC第一百六十四條第二款，EPO給予申請人的選擇機會也大不相同。
對於此種情形下的Euro-PCT申請而言，根據IREPC第一百六十一條和第一百六十二條規定，在EPO發出補正或修改通知書或者繳費通知書後的6個月內，申請人有陳述意見或修改申請檔，或者繳納權利要求超項費的機會。在此期限屆滿後，根據現行IREPC第一百六十四條第二款的規定，如果EPO認定申請缺乏單一性或要求了未被EPO檢索過的發明，其須作出的行為僅為要求申請人對權利要求作出限制。而根據修改後的IREPC第一百六十四條第二款，在EPO已在國際階段被選擇作為ISA或SISA的情況下，如果EPO在歐洲階段認定權利要求書包含了未被EPO檢索過的發明，則它將要求申請人為此類發明申請繳納額外檢索費，並且在申請人繳納了該額外檢索費的情況下將對此類發明申請進行檢索。
此處問題的焦點在於，是否可以就未被EPO檢索過的發明請求審查，而不是申請是否符合單一性要求。申請人在IREPC第一百六十一條規定的6個月期限內修改Euro-PCT申請，導致其包含未被EPO檢索過的發明的原因不僅僅是由於該申請不符合單一性要求。例如，修改後的權利要求書可能僅包含一項發明，但它仍有可能是在國際階段未被作為ISA或SISA的EPO檢索過的發明。此外，還存在另一種導致權利要求書中包含在國際階段未被作為ISA或SISA的EPO檢索的發明的情形：申請人通過修改申請檔，將原始權利要求書中未記載，而在說明書中記載的發明移至修改後的權利要求書中。
根據PCT實施細則第四十五之二條第六款，當EPO在國際階段作為SISA時，它僅會對符合單一性要求的發明進行「補充」檢索，而不會對其它發明進行「額外」檢索。這就意味著，在現行PCT法律框架下，申請人在國際階段無法通過向EPO繳納檢索費而獲得EPO額外檢索的機會。因此，可以說修改後的IREPC第一百六十四條第二款消除了向EPO提出補充國際檢索（SIS）請求時可能存在的這種後果。
根據新增的IREPC第一百六十四條第三款規定，此處「額外檢索」的方式與Euro-direct申請接受的歐洲檢索基本類似，例如適用於Euro-direct申請的對含有多項獨立權利要求的申請的檢索處理方式以及進行不完整檢索的情形和程序也完全適用於「額外檢索」。
根據新增的IREPC第一百六十四條第四款規定，此處的「額外檢索」的結果將作為EPO通知書（而不是歐洲檢索意見）的附件傳送給申請人，這也與IREPC第六十二條第一款的規定一致，因為此時申請處於審查階段，EPO將發出通知書而不是檢索意見，即EPO的額外檢索結果不附具檢索意見。
申請人在收到EPO的額外檢索結果後，有權修改申請檔，且有權選擇已被EPO作為ISA或SISA或指定/選定局檢索過的任何發明在後續授權程序中接受審查。也就是說，就在歐洲階段被審查的發明而言，申請人的選擇不限於在國際階段被EPO檢索過的發明。如果申請人沒有在規定的期限內繳納額外檢索費，則EPO的審查部門將要求申請人在權利要求書中刪除任何未被其檢索過的發明。
需要指出的是，修改後的IREPC第一百六十四條第二款對IREPC第一百六十一條第一款的適用沒有影響。如果Euro-PCT申請中包含了被國際檢索單位書面意見或國際初審報告作出負面評價的發明，則申請人仍需要作出（強制性）回應。如果申請人在依據IREPC第一百六十一條和第一百六十二條規定的期限屆滿前修改了申請檔，例如刪除了被國際檢索單位書面意見或國際初審報告作出負面評價的發明，則EPO將認為申請人履行了IREPC第一百六十一條規定的回應義務。
對中國申請人的意義
由於中國申請人在國際階段大部分會選擇中國國家知識產權局（SIPO）作為ISA，因此其Euro-PCT申請在EPO將經歷SES程序。由此，即將生效的新檢索程序對中國申請人的主要意義在於其在歐洲階段尋求專利保護時對保護客體的選擇有更大的靈活性和便捷性。例如，如果中國申請人在權利要求書中請求保護的部分發明因不具備單一性而在國際階段未被作為國際檢索單位的中國國家知識產權局（ISA/CN）檢索，他仍有機會在歐洲階段就此部分發明請求EPO進行檢索和審查，具體請求方式可以是根據IREPC第一百六十一條第一款的規定修改權利要求書，並根據IREPC第一百六十四條第一款的規定繳納額外檢索費，而不用另行提交分案申請，這顯然為申請人提供了便利，值得在實務中予以關注。 |