立委提案修正專利一案兩請相關制度

新專利法於2013年1月1日起正式施行，但第32條規定新型專利一案兩請時，若通過發明專利審查後，新型專利權則「視為自始不存在」，將導致新型專利權無法延續，衝擊國內產業。因此，立委於5月已提案改為「自發明專利公告之日消滅」，以保障申請人的權益。

專利法第32條第1項規定：「同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。」第2項規定：「申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。」此一案兩請規定過於嚴苛，有值得商榷之處，在新法公告後施行前即爭議不斷，各界質疑對專利權保護完整性顯有不足。

目前新型專利採取形式審查，所以一案兩請的情況，往往先取得新型專利權，而待發明專利將獲核准審定時，智慧局會再通知申請人就發明與新型專利限期擇一；如果申請人選擇保留發明專利，則新型專利權將被視為「自始不存在」。但如果該申請人在取得新型專利後尚未取得發明專利前，已經將新型專利權授權予第三人，而嗣後申請人又選擇發明專利，那麼第三人被授權的新型專利權如何處理？將使被授權人陷入權利狀態不安定。

其次，視為自始不存在之規定，也對專利申請人極為不利：因申請人若選擇發明，則新型將被視為自始不存在，使得原先所受之保護落空；若選新型，則受保護期間縮短10年，如於新型保護期間受侵害，縱使該發明即將獲准專利，申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間，如此一來顯然與專利法鼓勵研發之旨相悖，使得技術程度較高的發明，卻被迫只能享有較短時間之保護。

第三，以台灣而言，產業類型以中小企業居多，申請以新型專利為主，以智慧財產局2012年公告為例，每年申請新型專利案件約有2.5萬多件，其中2.4萬多件為本國人所申請；但新專利法一案兩請的規定，明顯不利於保護新型，也將對國內中小企業產生影響。

因此，立法委員李貴敏、丁守中、薛凌及許忠信，針對專利法第32條、第41條、第97條、第116條及第159條提出「專利法部分條文修正草案」，已於2013年5月29日經立法院經濟委員會審查通過。內容主要是參照德國發明專利法及新型專利法相關規定，放寬一案兩請限制。如此一來，新修正草案提案內容將與中國大陸、德國、韓國規定類似，改為「接續制」，亦即將第32條第2項之「新型專利視為自始不存在」改為「其新型專利權，自發明專利公告之日起歸於消滅」，以杜爭議。

如此一來，也必須同時配合修改第41條早期公開補償金請求之規定，發明專利公告前他人之實施行為，如果可以同時主張補償金與新型專利權之損害賠償，將造成重複；所以必須在第41條第3項規定新增但書，要求專利申請人於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。

立法院經濟委員會審查會通過修正草案條文如下：

第三十二條

①同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。

②申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。

③發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。

第四十一條

①發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。

②對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。

③前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。

④第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。

第九十七條

①依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

②依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

第一百十六條

新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。