關於連邦 | 本所期刊 | 2013/3月號
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澳洲專利法修正,將自2013415日起施行
 
澳洲專利法2012年提出修正草案將自2013415日起正式施行此次修正重點歸納如下
 
1.          現行法規定專利說明書需描述系爭發明如何實施草案則規定專利說明書需揭露系爭發明特定的specific)、主要的substantial)、可信的(credible用途,以滿足發明「實用性(useful)」之要件。強調發明需具備實用性的目的,在於避免投機,防止無用的發明獲准專利,審查委員有權審查該發明是否具備實用性。
 
2.          專利說明書必須充分揭露,使所屬技術領域中具有通常知識者得了解其內容並可據以實施,此適用於申請專利範圍所含括的全部內容。因此,超出所揭露的申請專利範圍,例如:超出申請專利範圍所列的參數,或非申請專利範圍的化學/藥物所列之化合物,就可能被核駁,或被認為無足夠的支持而致專利無效。要求申請專利範圍必須在說明書內完全得到支持」,是為了避免日後修正說明書、圖式之後,使申請專利範圍保護擴大。
 
3.          現行法「進步性」只考慮澳洲本地所屬技術領域中具有通常知識者是否顯而易知,草案則將其他各國也納入考慮,所以更加國際化。而現行法規定「先前技術(prior art)」必須是所屬領域中具有通常知識者合理預期其可確定(ascertained)、可瞭解(understood),且與比對的技術相關,但草案只要求所屬技術領域具有通常知識者「可能瞭解」且「技術相關」即可,也就是用來判斷進步性可比對的先前技術標準放寬了。
 
4.          澳洲專利局評估可專利性的標準,將改採「概然性衡平(on the balance of probabilities)」原則,若審查委員認為有超過50%的機率,日後在進行無效審理時,法院會認定系爭發明不具進步性,則駁回該申請案。目前澳洲專利局採行的標準則是「疑點利益」原則,若審查委員對申請案存有「重大疑問(significant doubt)」,仍可能就該疑問對申請人為有利的認定;因為澳洲現行法規定審查委員必須提出確定證據才能以「不具可專利性」駁回申請案,但這對審查委員來說,負擔過於沉重,所以對存疑的案件,申請人仍可能取得專利。
 
5.          草案對修改專利說明書更加嚴格限制,修改後的說明書不准超出申請時所揭露的範圍
 
6.          依現行法,有主張優先權的澳洲申請案,若已先取得美國/英國專利,該澳洲案可主張有限度的審查;若美國/英國尚未核准,也可向澳洲專利局申請延遲審查。草案則規定澳洲將與世界其他多數國家,例如美國/英國的實質審查標準相同,所以未來將不得再向澳洲專利局申請延遲審查以等待其他國家核准專利。
 
7.          依草案規定,澳洲審查委員有權要求加收澳幣1,400元的檢索費,尤其當審查委員無PCT案或其他外國前案可參考時。
 
8.          草案規定,從審查委員第一次下發審查意見書起,提核駁答辯到領證,將不超過12個月,此期間不得延長,但現行法可延長9個月。
 
9.          現行法規定,審查委員指示需提實審後,申請人還有6個月時間請求實審並繳費;草案則縮短成為2個月。
 
10.      現行法規定,申請人需於專利核准前提交「權利歸屬通知書(Notice of Entitlement)」,敘明該申請人有權持有該專利,且可合法主張優先權。草案則規定在提申專利時就要提交,以便儘早揭露申請人身分是否適格,若有爭議也好提早解決。
 
這次澳洲專利法修正草案修改幅度非常大,未來取得澳洲專利的難度提高、費用增加,且澳洲專利審查委員的權限也擴大,取得澳洲專利的不確定性也提升。因此,澳洲代理人建議:在新法施行前儘速請求實審,需分案的儘速提分案,PCT案可進入國家階段的儘速向澳洲提申,以降低新法施行後不確定性的風險。
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