2012年9月16日起，美國AIA部分條款新制上路
2011年9月8日美國參議院通過了《Leahy-Smith美國發明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱AIA），並送交總統歐巴馬簽署，歐巴馬於2011年9月16日正式簽署了這份近60年來修改幅度最大的一次專利法案。
其中最重大的修正內容，包括：由「先發明制」改為「先申請制」；對最佳實施例、現有技術和寬限期等制度進行了調整；增加了優先審查制度、對微個體（micro Entity）的優惠政策、有關虛擬標示（Virtual Marking）的規則、對商業方法專利設立特別的授權後重審程序（post-grant review），以及設立美國專利商標局的衛星局（satellite offices）等。
AIA有部分條款規定，自2012年9月16日（即新法頒佈後12個月）開始施行。例如：新法刪除多方再審（inter-parte reexamination），增設授權後重審（post-grant review，以下簡稱PGR）和多方重審（inter-parte review，以下簡稱IPR）程序；而單方再審（ex-parte reexamination）則繼續維持。新法擴大採取授權後重審（PGR），凡是核准（grant）專利後或再發證（reissue）後9個月內，均可以任何專利無效（invalidity）之理由主張授權後重審（PGR）。至於多方重審（IPR）則必須在核准專利後9個月後或授權後重審（PGR）終止後，方可提出，且僅能以專利或出版物（printed publications）作為證據，以新穎性、非顯而易見性作為理由。授權後重審（PGR）和多方重審（IPR）二個程序，均由專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）負責審理，而其做出之決定，均得向聯邦巡迴上訴法院上訴。
針對AIA新制，美國專利代理人提出下列建議事項：
1、對競爭對手的關鍵技術專利，及非專利實施公司（non-practicing entities，簡稱NPE）成立監控系統：
自2012年9月16日起，對於美國專利是否有效及是否侵權的問題，得在法院透過訴訟一次解決。在進行訴訟時同時提起再審程序（reexamination），可以有機會減少對方之專利範圍，甚至使對方專利無效。
從另一個角度來說，對於關鍵專利，新法實施後，即使專利已經核准，對造也還可透過多方重審（IPR）等程序，主張專利無效，或者透過再審程序（reexamination），縮減專利範圍；而此關鍵專利一公開，對造也可以透過迴避設計，避免潛在的侵權爭議。
新增的授權後重審（PGR）程序，如上所述，提供了專利申請人一定的程序利益，卻也擴大了關鍵專利在核准後被主張無效的可能性，而以專利無效的理由主張授權後重審（PGR）所需負的舉證責任，比在訴訟上低。此外，對造用來主張專利無效的理由及主張先前技術（prior art）的類型，在授權後重審（PGR）也比在專利訴訟中更寬鬆。例如：授權後重審（PGR）程序中允許以任何理由主張專利無效，包括美國專利法35卷101條（patent-eligibility）、102條（anticipation）、103條（obviousness）、112條（written description/ enablement）均可，而任何類型的先前技術也可據以主張專利無效。因此，專利代理人有必要對客戶所關注領域剛取得的相關專利，建立一套監控系統，以便及時取得資訊，並決定是否進行授權後重審（PGR）等程序。許多跨國集團在歐洲及日本已經建立了類似的監控系統，AIA新制上路後也應考慮在美國建立。
2、就專利之有效性提起民事訴訟後一年內，確認是否進行多方重審（IPR）程序
依據AIA新制，適用多方重審（IPR）的機會顯然比再審程序（reexamination proceeding）更多，而再審程序自2012年9月16日起也只剩下單方再審（ex-parte reexamination）。需特別注意的是：申請人在主張多方重審（IPR）前，必須已經就系爭專利之有效性提起民事訴訟，且對造未提起反訴爭執系爭專利之有效性，而多方重審（IPR）只能在主張專利侵權之日起一年內提出。因此，就專利之有效性提起民事訴訟後一年內，確認是否進行多方重審（IPR）程序。
3、提起侵權訴訟前，應仔細評估是否未來是否提起多方重審（IPR）
AIA規定，必須先就系爭專利之有效性提起民事訴訟，才能提起多方重審（IPR）；所以如果先提起多方重審（IPR）再提訴訟，多方重審（IPR）程序的進行可能受阻；此時即使再提起反訴（counterclaim）也於事無補。因此，尋找適當地點的法院提起專利侵權訴訟，可避免未來被迫在對己較不利的地點進行訴訟；而訴訟前也需先仔細評估後續是否另提或放棄多方重審（IPR）。
4、考慮在專利核准後9個月內提起授權後重審（PGR）
專利核准（grant）後或再發證（reissue）後9個月內，均可以任何專利無效（invalidity）的理由主張授權後重審（PGR）；而核准專利9個月後/授權後重審（PGR）終止後，才能提多方重審（IPR）。所以專利權人對侵權者強制執行前若先等待9個月，優點是避免第三人利用授權後重審（PGR）爭執專利的有效性，中斷強制執行。對於2013年3月後才領證的專利，特別需要注意考慮時效和這些新的程序規定。
5、專利訴訟法院發出最終書面判決前，授權後重審（PGR）或多方重審（IPR）達成和解，不適用禁反言條款（estoppel provisions）
提出專利訴訟後又提起授權後重審（PGR）或多方重審（IPR），於法院發出最終書面判決前，若授權後重審（PGR）或多方重審（IPR）已經達成和解，不適用禁反言條款（estoppel provisions）。換言之，立法政策鼓勵兩造在法院判決前達成和解，而這和先前的再審程序（reexamination）不同，因為再審之權利範圍修正適用禁反言。
6、侵權提告對象及侵權索賠的範圍，需仔細斟酌各項因素，也要考慮USPTO和法院對於專利有效性的判斷是否一致
未來雙方要考慮的因素包括：
(1) 向法院提起訴訟，與向USPTO提起程序的成本考量；
(2) 專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）、區法院陪審團（A Jury in District Court），何者判決可能有利；
(3) 爭執專利有效的證據質量；
(4) 主張專利無效抗辯，或主張未侵權抗辯，何者成功機率大；
(5) 向法院提出訴訟，或向USPTO提重審程序的時間順序與策略；
(6) 經由向USPTO提修正或增加claims彌補專利缺陷的可能性。
另一個重點是AIA與《專利合作條約》（PCT）的關連：自2012年9月16日起，AIA第四節的內容正式生效，不再要求將全體發明人作爲專利申請人，可以由發明人以外的人（如受讓人）提出專利申請。如此一來，發明人誓詞或聲明的內容作了調整，PCT國際專利申請也進行了相應的調整。
詳言之，自2012年9月16日當天及之後提出的PCT國際專利申請，在PCT請求書中可以將法人作爲對所有指定國的申請人，而發明人可以僅單純是發明人。 |