關於連邦 | 本所期刊 | 2012/2月號
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日本專利法修正將自201241日施行

 
日本於2011年6月8日公布修正專利法(Patent Act),新法將於2012年4月1日正式施行。修正重點摘要如下:

一、放寬喪失新穎性之例外規定(第30條)

在現行法中,因專利申請權人的行爲所造成之公開,僅有實驗行爲、刊物發表、透過電信通訊發表、日本特許廳指定之學術團體之研究集會以書面發表、由官方舉辦或認可之國內外展覽會發表之公開,申請人得於公開日起6個月的寬限期內提出專利申請,不喪失新穎性。
 
修改後的專利法,則未限定申請人哪些行為所造成之技術公開將喪失新穎性,只有排除與發明、實用新型、外觀設計、商標有關的專利公報之公開。因此,凡在刊物中發表、因實驗而公開、在網路/學術會議/展覽中發表,甚至以銷售方式公開、在記者會中發布…等,只要不屬於國內外專利文獻之公開,均可主張適用不喪失新穎性寬限期之規定(第30條第2項)。
 
上述主張不喪失新穎性規定之程序則為:
 
1.                  在技術公開的6個月內提申專利,並於提申時書面請求適用專利法第30條第2項新穎性喪失之例外規定;
 
2.                  在申請日後30日內提出證明文件,說明公開之相關事實。
 
從比較法的觀點來看,喪失新穎性寬限期之規定,台灣、中國大陸、韓國、歐盟等專利法皆採「限定列舉公開事由」之方式,較為嚴謹。例如台灣現行專利法第22條第2項規定,發明因研究/實驗、陳列於政府主辦或認可之展覽會,於其事實發生之日起6個月內提申,仍得主張不喪失新穎性。中國大陸專利法第24條則僅允許在中國政府主辦或認可之展覽會或學術會議首次公開發表之情形才可適用不喪失新穎性之優惠。至於EPC第55條則規定僅限於陳列於官方主辦或認可之展覽會之公開,才得主張寬限期。因此,此次日本放寬喪失新穎性之例外規定,對申請人非常重要,尤其製造商往往到銷售階段才發現產品中某項技術應以專利加以保護,過去這種情形只有美國准予提申(寬限期1年),但日本新專利法施行後,這種因銷售而公開的情形在公開日後6個月內也可以補救。
 
另一種情形,則是「非申請人本意」造成的公開,例如發明申請人與他人簽署保密協定,但他人違反約定擅自公開發明,此種情況台、中、日、韓、歐等各國均規定得於公開後6個月內主張寬限期,但申請人不必於提申專利時敘明事實及提出證明文件,在提申後隨時均可以書面方式提出,即使用核駁通知的答辯方式亦可。

二、修改撤銷訴訟程序中之更正制度

(一)在不服舉發提起撤銷訴訟後,不可請求更正(第126條第2項)

日本現行專利法規定,在對舉發決定不服所提起的撤銷訴訟中,專利權人得於提起撤銷訴訟之日起90日之內向特許廳提出更正請求,減縮申請專利範圍。但修改後的專利法,將不能請求該更正。

(二)預告審查決定公告期限內可請求更正(第164條之2第2項)

根據修改後的專利法,在撤銷專利權之訴訟中審判長於判決前,應先預告審查決定。專利權人可在審查決定預告日起之規定期限內,請求更正(縮減)申請專利範圍。日本特許廳審判官則對更正後的申請專利範圍加以審查,並決定是否撤銷系爭專利。
 
因此,專利權人收到審查決定預告時,是更正申請專利範圍的最後機會,專利權人應慎重考慮如何更正(縮減)申請專利範圍,以避免系爭專利被撤銷。

三、非專屬授權即使未登記也可對抗其後取得專利權之人(第99條第1項)

現行日本法規定,非專屬授權人如未在日本特許廳登記,不得對抗事後取得該專利權之人。修改後的專利法則廢除非專屬授權登記制度,非專屬授權人即使未經登記,也可對抗事後取得該專利權之人。
 
對此必須注意:中國大陸與台灣對於專利授權,仍採登記對抗主義。台灣專利法第59條規定,發明專利權人以其發明專利授權他人實施,非經向智慧局登記,不得對抗第三人。中國大陸專利法第12條雖僅規定專利授權應訂定授權契約,但在專利法實施細則第15條第2項則明定,專利權人與他人訂立的專利授權契約,應自契約生效之日起3個月內向國知局備案。

四、對非真正專利權利人可請求讓與權利(第74條第1項)

日本現行法規定,對於發明專利權人為非發明專利申請權人,及違反共同申請義務(第38條)之專利被核准專利權時,真正權利人(正當權利人)只能請求撤銷系爭專利(第123條第1項第6號)(平成21年(ワ)第297號)。
修改後的專利法則規定,前述情況真正權利人可對該專利權人請求讓與專利權。該讓與專利請求權需透過訴訟主張,勝訴時依勝訴判決向日本特許廳申請讓與專利權登記。

五、一事不再理效力不適用第三人(第167條)

日本現行法規定,專利舉發撤銷所為之裁定確定後,任何人都不能以同樣的事實或證據再提出同樣的舉發撤銷,即一事不再理。
修改後的專利法規定,一事不再理僅適用於曾參與該程序的當事人及參加人,不適用其他第三人。

六、具有正當理由遲誤期限的救濟

(一)日文譯本

日本現行專利法規定,如未在PCT申請進入日本國家階段後2個月內(即譯文提出期限)向日本特許廳提出說明書等之日文譯本,該進入日本國家階段之申請將視爲撤回,對此視爲撤回無救濟規定。
修改後的日本專利法則規定,對在日文譯本提出期限內未提出而有正當理由(Due care)時,自該理由消除之日起2個月內且自日文譯本提出期限起1年內,可向日本特許廳提出日文譯本(第184條之4第4項)。該修改規定是爲了與PLT規定一致。

(二)專利年費

根據修改後的專利法,即使遲誤了專利年費的繳費期限,且遲誤了6個月的加倍繳納滯納金期限,對於遲誤加倍繳納滯納金期限有正當理由(Due care)者,在該理由消除之日起2個月內且自加倍繳納滯納金期限起1年內,仍可繳納專利年費(第112條之2第1項)。該修改規定是爲了與PLT規定相一致。
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