南僑化學工業股份有限公司(以下簡稱「南僑」)以「讚岐急凍熟麵」系列商品,打著引進日本加藤吉集團技術設備、配方與日本同步,並採用澳洲進口小麥與模擬手工製麵等,於1998年陸續申請一系列中、日、英文「讚岐」商標,指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第29類之「肉燥、貢丸、天婦羅、冷凍速食調理包…」、第30類之「粥、飯、烏龍麵…」、第42類「冷熱飲料店、飲食店、小吃店、餐廳、日本料理店」等商品,詳細列表如下:
商標名稱
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類別
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申請日
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註冊日
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評定案號
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裁判日期
判決案號
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申請案號
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註冊號
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訴願案號
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讚岐
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29
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1998/5/12
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1999/4/16
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中台評字H00970075
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087022382
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848951
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30
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1998/5/12
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1999/3/16
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中台評字H00970082
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2011/11/17
100行商訴字第92號
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087022381
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844652
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經訴字10006098920
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42
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1998/6/12
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1999/5/16
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中台評字H00970071
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087028598
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109719
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SANUKI
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29
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1998/6/11
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1999/5/1
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中台評字H00970078
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087028314
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850810
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30
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1998/6/11
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1999/3/16
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中台評字H00970077
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2011/11/9
100行商訴字第84號
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087028317
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844819
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42
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1998/7/15
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1999/7/1
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中台評字H00970080
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087034240
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111882
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29
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1998/6/11
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1999/5/1
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中台評字H00970083
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087028318
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850812
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30
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1998/6/11
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1999/3/16
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中台評字H00970079
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2011/12/1
100行商訴字第91號
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087028313
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844696
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經訴字10006099070
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42
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1998/6/12
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1999/5/16
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中台評字H00970070
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087028603
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109721
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29
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1998/6/11
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1999/5/1
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中台評字H00970074
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087028320
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850845
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30
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1998/6/11
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1999/3/16
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中台評字H00970073
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2011/12/8
100行商訴字第90號
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087028316
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844818
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經訴字10006098880
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42
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1998/6/12
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1999/5/16
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中台評字H00970081
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087028602
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109783
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由上表得知:南僑的「讚岐」、「SANUKI」、「 」、「 」等四件指定使用於第30類商品之商標,因評定案2009年經智慧局裁定撤銷商標註冊後,南僑不服提起訴願,嗣經智慧財產法院2011年先後四次判決,都維持智慧局的撤銷註冊處分,南僑敗訴,亦即這四件商標已不再由南僑專用,任何人均得使用。
綜合「讚岐」系列商標爭議,原告南僑主張理由如下:
1. 南僑1998年即引進日本冷凍麵技術設立生產線,當時台灣旅客對四國地區不熟悉,亦遑論知悉香山縣或讚岐市之存在,故「讚岐」非熟知之地理名稱,以之作為商標,具有識別性。
2. 南僑經營「讚岐」系列商品10年有成,消費者對「讚岐」已可直接聯想南僑經營之麵食與餐廳,認識其為表彰南僑產品之標識,並藉以與他人相區別,自無使公眾誤認誤信其商品性質、品質或產地之虞。
3. 台灣廠商以日本地名作為商標圖樣者,甚為普通習見,如指定使用於麵條、冷凍麵糰等商品之註冊第1171664 號「香川」商標;使用於麵條商品之註冊第1089160 號「信州」商標;指定使用於陶瓷製花瓶、陶瓷製裝飾品之註冊第993042號「九州」商標;指定使用於茶及芥茉醬等商品之註冊第641883、376681號「靜岡」商標。在各類商品或服務申准註冊者,亦有佐賀、福岡、熊本、越前、伊賀、伊豆等。
4. 「讚岐」一詞是否等同於日本香川縣之古地名,尚有疑義,遑論其片假名「 」。現今香川縣最著名之食物為讚岐烏東麵,「讚岐」僅係烏東麵之品牌。南僑獲日方技術授權、申請系爭商標註冊時,主觀上亦認定其為商標而非地名。南僑在10年期間,每年均需支付2%銷售總額作為技術報酬金,對於香川縣實有鉅額之回饋。
5. 系爭商標在註冊時未違法,智慧局與訴願機關竟以註冊後10餘年之基準,考量現時相關消費之認知狀況,逕為系爭商標違法之評決。智慧局核准註冊之行政處分於法無違,而基於信賴此系列商標合法取得註冊,南僑已支出鉅額資金,倘商標遭撤銷,將致多年戮力經營之成果付諸流水。
被告智慧局主張之理由,摘要如下:
1. 四國為日本四大島嶼之一,其由香川、德島、愛媛、高知四縣所組成。其中香川縣位於四國島東北方,瀕臨瀨戶內海,古地名稱「讚岐」,平假名為「 」,片假名為「 」,其氣候溫暖少雨,以當地自然天候環境特產之小麥與水質,搭配瀨戶內海之鹽及傳統製麵技術,所產製之讚岐烏龍麵因而聞名。據維基百科日文版資料所載:讚岐烏龍麵被視為香川縣特產之宣傳時間可推到1960年代,讚岐的烏龍麵最早紀錄在江戶時代前期,即1603至1683年。1970年大阪萬國博覽會中,讚岐烏龍麵在經宣傳之下,其國內知名度大為提升。
2. 系爭商標申請註冊前,以日本香川縣官方對當地觀光產業之積極推動,暨我國與日本香川縣雙方參訪交流之長久期間、往來頻繁,國內相關業者與相關消費者應可知悉讚岐為香川縣之古地名,且其以產製烏龍麵聞名。香川縣官方於1997年10月之前,即有印製發放供臺灣遊客免費索取之旅遊簡介,其有介紹讚岐烏龍麵、讚岐民藝館、讚岐兒童樂園等。
3. 參諸日本對讚岐烏龍麵之相關使用報導,可知讚岐烏龍麵有其歷史淵源與信譽,且衡酌地區文化特產美食之形成,需要時間、經驗技術、文化等因素之傳承與累積,絕非一蹴可幾。
4. 南僑對冷凍麵市場所投入之資金成本不低,依常理判斷,其於簽約前必先深入瞭解合作廠商之規模、背景等相關資訊。而南僑於簽約後,旋即於87年陸續以「讚岐」作為商標指定使用於麵條、烏龍麵、冷凍烏龍麵、冷凍拉麵等商品而申請商標註冊,並參酌南僑之宣傳行銷手冊記載:讚岐日文稱為「SANUKI」,來自日本四國香川縣,為全日本烏龍麵店最多之地方,超深度之烏龍麵紀行等語。堪認南僑在系爭商標申請註冊時,已知悉讚岐為日本地名,且為烏龍麵著名產地。
5. 以日本地名獲准註冊諸商標案例,核其所舉註冊商標,除部分已到期消滅外,其餘商標圖樣或有附加圖形、文字設計而與系爭商標有別,或指定使用之商品與該產地地名無關,其與本件商標「讚岐」為日本烏龍麵著名地名,指定使用於麵條、烏龍麵、冷凍烏龍麵等商品,有致公眾誤認誤信其商品產地之虞之案情有別。南僑雖在產品包裝上標示與日商加藤吉株式會社技術合作,惟無解於系爭商標上「讚岐」,有致相關消費者誤認誤信商品產地之虞。
6. 商標法第23條第1 項第11款規定意旨,係在維護社會公平競爭之秩序,並避免相關消費者對標示該圖樣之商品性質、品質、產地等發生混淆誤認而購買,商標法第23條第1 項第11款,並不在同法第23條第4 項之商標第二意義範圍。
智慧財產法院判決理由重點,摘要如下:
1. 讚岐為日本地理名稱,我國人民在客觀上亦可知悉讚岐為日本地名。
2. 相傳日本之烏龍麵係出身讚岐地區之空海大師,其在唐朝期間至長安留學時帶回日本之食物,日本各地食用烏龍麵之歷史已逾千年。日本讀賣新聞對全國消費者所作調查,對於日本四國各地名產或名勝認知度最高者,讚岐烏龍麵居首位,日本富士電視臺曾以讚岐烏龍麵為背景拍攝成電影。日本各學術團體、報章雜誌迄今仍經常爭相報導或探討讚岐烏龍麵,讚岐更成為全日本烏龍麵店最多之地區。故讚岐地理名稱與烏龍麵間有密切關聯性。
3. 日本公平交易委員會前於1976年頒布法令,規範業者對於標示為讚岐特產烏龍麵應具有之品質,諸如加水量、鹽分等項目。並明文規定應為香川縣內製造者,始能標示為讚岐特產。足證讚岐烏龍麵在日本已具有國家級之地位,受日本公平交易委員會規範。南僑生產之烏龍麵非香川縣內製造,其品質未與日本公平交易委員會規範相符,其使用「讚岐」作為商標圖樣,確有使公眾誤認誤信其商品符合讚岐烏龍麵之規範。
4. 將讚岐漢字或日文使用於與烏龍麵無關之商品上,因無品質或產地無涉,即屬任意性標示或商標,應具有識別性,故可單獨以讚岐漢字、平假名或片假名單獨登記為商標。反之,倘單獨以「讚岐」標識使用在與烏龍麵相關之商品上,其對相關消費者之意義係屬地理位置之指示,會使相關消費者與日本香川縣特產或名產之烏龍麵產生混淆,故日本特許廳並無准許單獨以「讚岐」標識指定使用於烏龍麵相關商品之註冊案例存在,應將「讚岐」搭配其他圖文而形成具有識別性之標識,始准註冊登記。
5. 縱使原告於其商品包裝上標示與日商加藤吉株式會社技術合作之字樣,給予相關消費者之印象,仍為原告與日商加藤吉株式會社技術合作在「讚岐」地區,生產製造而進口至我國之烏龍麵,自有致公眾誤認其商品產地之虞。
6. 我國相關消費者觀看中文「讚岐」,易產生其為日本知名烏龍麵產地之認知印象,自難認於本案評決時,相關消費者已不致對系爭商標所表彰烏龍麵等商品之產地發生誤認誤信之虞,難認有商標法第54條但書規定之適用。
7. 南僑申請系爭商標時,本可預見未來有遭評定撤銷之可能,且亦知悉讚岐烏龍麵之產地為日本讚岐地區,即無所謂信賴原則可言。