燦坤申請「會員特典」文字商標不具識別性
燦坤實業股份有限公司（以下簡稱「燦坤」）於2007年曾以「會員招待會」指定使用於第35、37、38、41類服務，申請文字商標；智慧局審查後認為：「會員招待會」有「對所屬會員所提供之特別優惠方案」之意，為廣告性文字，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人服務相區別，應不具識別性，故予以核駁。
隨後，燦坤復於2009年7月另以「會員特典」指定使用於第35類服務，申請文字商標，申請案號為098030901；燦坤主張「會員特典」商標經過長期廣泛使用，業已取得第二層意義，主張有商標法第23條第4項規定之適用，應具商標識別性。
智慧局審查後認為：本件商標圖樣「會員特典」係由未經設計之單純橫書中文所構成，其整體文字予相關消費者之認知，為對所屬會員提供特別優惠方案之廣告宣傳用語，各家業者於廣告宣傳促銷時常使用此類用語，以之作為商標圖樣申請註冊，指定使用於「工商廣告之企劃、廣告宣傳及宣傳品遞送、為其他企業採購商品及服務、網路拍賣、百貨公司、超級市場、便利商店、超級商店、購物中心、郵購、電視購物、網路購物（電子購物）、食品及飲料零售、電器用品及電子材料零售、攝影器材零售。」等服務，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人服務相區別，應不具識別性，故以2010年12月14日商標核駁第0328262號審定書為核駁之處分。
對此，燦坤不服，提起訴願，經經濟部2011年4月21日經訴字第10006098560號決定駁回。燦坤復提起行政訴訟，並主張自2009年起迄2010年11月止，已投入高達6,080萬元宣傳費用，有長期廣泛使用，在交易上已成為其商品或服務的識別標識而取得第2層意義。
智慧財產法院審理後認為：燦坤所稱的商標圖樣，由單純未經設計的橫書中文「會員特典」所構成，其整體文字給予相關消費者所認知的意義，即為對所屬會員所提供特別優惠方案的意思。
燦坤自承其使用系爭商標行銷商品係源自70年代日商英弘株式會社「山谷迴響」之概念，而「特典」乙詞於日文即具有「特別的恩典」或「特別的待遇」之意，燦坤所呈Google、Yahoo網路搜尋資料亦記載「燦坤TKEC 4月會員特典，來店禮憑燦坤會員卡可兌換玻璃馬克杯或環保水壺」、「深受消費者期待的燦坤3C會員特典活動從4/16正式開始，一連四天的會員專屬促銷活動，將祭出萬件熱門商品，讓會員獨享搶購」、「燦坤3C會員特典活動從4月16日至19日止，一連四天的會員專屬促銷活動，眾多商品祭出超低優惠價格，這一波的會員特典促銷，挑戰14億元業績目標」、「燦星於會員特典期間推出秒殺商品每日15:00 開始」、「燦坤3C封館會員特典活動，明天起（週五）至23日（下週一）共4天，主打優惠商品包括…」，是以「會員特典」其整體文字予相關消費者所認知之意義，即為對所屬會員所提供特別優惠方案之意，原告以之作為商標，指定使用於工商廣告之企劃等服務，係說明對所屬會員所提供特別優惠方案之廣告宣傳用詞，而為業者於特定廣告宣傳期間促銷其商品或服務之簡單且直接之表達方式，不足以使服務之相關消費者認識其為表彰服務之標識，並得藉以與他人服務相區別，故不具識別性。
再從「會員特典」使用方式來看，燦坤「會員特典」之廣告資料，其整體廣告版面之配置，除標示「會員特典」等字樣外，左上角均有標示略經美術設計之「燦坤」2 字，並分別標示「春季大賞6期0利率」、「封館」、「全民抗漲臺灣加油」、「會員請攜帶會員卡」、「萬種商標 特價優惠」等廣告宣傳用語，且上開該廣告資料上所載「會員特典」字樣與其他宣傳廣告用語係交互配置，以相關消費者之認知而言，實無從區別上開廣告資料中僅「會員特典」係作為商標使用，而其他文字則為單純廣告宣傳用語，是以倘未標示「燦坤」之字樣，消費者實無從單憑「會員特典」等文字識別其商品或服務之來源。
既然相關消費者不會將「會員特典」視為商標之使用，「會員特典」等文字既係直接表達對原告所屬會員提供特別優惠方案之單純廣告宣傳用語，故縱燦坤自2009年起迄2010年11月止投入高達6,080萬元以上之宣傳費用，仍難認系爭商標業經原告長期廣泛使用，在交易上已成為其商品或服務之識別標識而取得第二層意義。因此智慧財產法院仍判決「會員特典」不得准予商標。
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