《Leahy-Smith 美國發明法案》條文釋義
美國參議院2011 年9 月8 日以89票對9 票通過《Leahy-Smith 美國發明法案》（Leahy-Smith America Invents Act，編號H.R.1249，簡稱AIA），並送交總統歐巴馬簽署。此項修正案是美國自1952年來規模最大的專利制度改革，對於政府刺激就業計畫相當重要。
根據新修正案，USPTO 將可自訂收費標準，掌握更大的預算控制權，使其擁有更充裕的資金聘僱更多專利審查人員，並改善專利局的電腦系統，來加速審查目前近70 萬件的待審專利，若能順利縮短專利審查期間（目前約為34 個月），預估可加速新產品上市，有助於刺激美國經濟成長。
美國總統歐巴馬已於2011 年9 月16 日正式簽署法案，USPTO 預計自法案簽署後10 天，亦即自2011 年9 月26 日起，將調漲專利規費15%。由於AIA 修正內容廣泛，連邦特以新舊法比較之方式，將新法逐條摘要釋義如下。
第1 條（法案名稱）
法案名稱為：「Leahy-Smith AmericaInvents Act」。
第2 條（專利名詞之定義）
略
第3 條（first inventor to file）
1.美國由「先發明主義」改為「先申請主義」，並維持12 個月之grace period（寬限期）。美國目前專利法規定寬限期即為12 個月，在此期限內不限於發明人自己的行為可以享受寬限優待，包括任何人進行之發表、公開使用等公開行為，均可主張寬限期。新法則仍維持寬限期為12 個月，但將不構成現有技術之公開行為修改為「限於發明人或共同發明人自己進行之公開行為，或直接/間接源自發明人之公開行為」。發明之「有效申請日」（effective filing date）
則定義為申請之實際提交日（actualfiling date）或所主張之優先權日。若於申請日前已取得專利（patented），或申請前專利已見於刊物、已公開使用、已銷售，或因其他方式已為公眾所知悉，則無法取得發明專利。本項相關規定將自新法頒佈後18 個月正式生效。
2.建立新的「derivation proceeding」（歷程調查程序）取代現行之「interferenceproceeding」（專利衝突程序）。所謂「derivation proceeding」係指確認先提申之發明是否源自後提申之發明人；而「interference proceeding」則是當兩個以上的申請案實質上相同時，確定誰是先發明人。新法規定專利權人對於另一主張申請在先相同發明之專利權人，得提起民事訴訟救濟，但須於提申在先之專利公開日起1 年內提起。Patent Trialand Appeal Board（專利審判及上訴委員會）應裁定提申在先專利之申請人是否未獲授權而提申系爭專利。
3.釐清針對實施專利者加以處分之限制規定， 且每2 年需向Judiciary Committees（司法委員會）提交報告。
4.要求SBA Chief Counsel for Advocacy與USPTO的General Counsel 研議關於改為先申請制後，對小個體（small business）申請人之影響，並於1 年內向Small Business and Judiciary Committees 提交書面報告。
5.要求USPTO 局長與USTR（美國貿易代表署）、State（國務院）、DOJ（司法部）商議後，於4 個月內向JudiciaryCommittees 提交相關報告。
6.同時需向Congress（國會）報告採先申請制之改革利益。
第4 條（Inventor’s Oath or Declaration發明人宣誓或聲明）
1.發明人之誤載或遺漏，必須無欺瞞意圖（例如，冒充、抄襲），才能更正，還必須提出發明人簽署之宣誓書，宣誓其為真正的發明人，若更正前之發明人已將權利轉讓給他人，還要提出該受讓人之書面同意書。
2.本項相關規定將自新法頒佈後12 個月正式生效。
第5 條（Defense to Infringement Basedon Prior Commercial Use 商業先用權抗辯）
1.美國有所謂的「第一發明人抗辯」原則，根據美國專利法第273 條，某些情况下在先發明人雖然喪失了獲得專利權的機會，但是可以在原有範圍内繼續實施該項專利技術，而不視為侵害專利權，但這種「第一發明人抗辯」僅適用於商業方法，故也稱「商業先用權抗辯」。
2.新法將此原則適用範圍由商業方法擴展至「在美國進行之各種商業使用行為」，但此商業使用行為發生時點，需早於申請日之前1 年或主張寬限期行為之前1 年，以較早之時間為準。
第6 條（Post Grant Review Proceedings授權後重審程序）
1.美國關於專利是否有效與是否侵權的問題，得在法院透過訴訟一次解決。進行訴訟同時提起reexamination（再審程序），可以有機會減少對方之專利範圍， 甚至使對方專利無效。
reexamination（再審程序）有ex parte reexamination（單方再審）和inter-partereexamination（多方再審）二種，均為利用行政之高效率緩解專利訴訟高勞費負擔之程序：ex parte reexamination（單方再審）之請求人在第一次核駁後便不能再參與，而inter-parte reexamination（多方再審）則可全程參與。ex parte reexamination（單方再審）得匿名為之，所以沒有次數限制，但inter-parte reexamination（多方再審）則限制一個請求人，針對一個專利，只能申請一次。此次新法刪除inter-parte reexamination （多方再審）， 增設post-grant review（授權後重審）和inter parte review（多方重審）程序；而ex parte reexamination（單方再審）則繼續維持。
2.post-grant review（授權後重審）和inter parte review（多方重審）最大的不同，在於適用時點與主張要件：新法擴大採取post-grant review（授權後重審），凡是核准（ grant） 專利後或再發證（reissue）後9 個月內，均可以任何專利無效（ invalidity ） 之理由主張post-grant review（授權後重審），例如專利先前因販賣而被禁止、專利無法實施、專利範圍不明確…等。雙方在程序中均有權請求面詢。
3.inter parte review（多方重審）則必須在核准專利後9 個月後或post-grantreview（授權後重審）終止後，方可提出，且僅能以專利或出版物（printed publications）作為證據，以新穎性、非顯而易見性作為理由。除非請求人在程序中提出足夠的證據資訊，且對造也提出答辯，顯示請求人就系爭專利有合理的可能性至少有1 個申請專利範圍主張有理由，否則Director 有權不准提起inter parte review（多方重審）。需注意：請求人在主張inter parte review（多方重審）前，必須已經就系爭專利之有效性提起民事訴訟，且對造未提起反訴爭執系爭專利之有效性。inter parte review （ 多方重審） 程序與reexamination（再審程序）一樣，均不得藉此擴大申請專利範圍。新法將一併規定inter parte review（多方重審）相關證據discovery（揭露）之要件、程序、面詢等。
4.post-grant review（授權後重審）和inter parte review（多方重審）二個程序，均由Patent Trial and Appeal Board（專利審判及上訴委員會）負責審理，而其做出之決定，均得向聯邦巡迴上訴法院上訴。提出inter parte review（多方重審）後12 個月內，Patent Trial and AppealBoard 需做出最終裁定，除非有正當理由，Director 才可延長期限，最多延長6 個月。
5.USPTO 需公示每個重審案件自啟動至作出書面決定所花費之時間。
6.本條相關規定，將自新法頒佈後12 個月開始施行。
第7 條（Patent Trial and Appeal Board專利審判及上訴委員會）
新法設置Patent Trial and Appeal Board（專利審判及上訴委員會），其中包括Director（主委）、Deputy Director（副主委）、Commissioners （ 委員）、administrative patent judges（行政專利法官），取代現行法的Board of PatentAppeals and Interferences（專利上訴及衝突委員會）。舉凡appeals（上訴）、derivation proceedings （ 歷程調查程序）、post-grant review（授權後重審）、inter parte review（多方重審）等，均由至少3 名委員合議負責審理。
第8 條（Preissuance Submissions byThird Parties 允許第三人對不應准予專利案件提呈意見書）
USPTO 現行程序規定，第三人以他案的公告本或公開本作為先前技術提呈意見書，必須在該申請案早期公開日起2個月或寄發核准通知書之日，二者較早之日期前為之。新法則延長第三人提呈意見書的時間，第三人可提呈任何與該專利案潛在相關之公告本、公開本，或其他印刷刊物作為審查參考，只要該意見書在以下(a)與(b)中較早之日期前提出：(a) 將核准通知書寄發給專利申請人前；(b)以下二個日期較晚者為準：該專利申請案首次公開日起6個月，或該專利在審查期間有任一個申請專利範圍首次被核駁。提呈意見書除需繳納規費外，還需就相關資料檢附concise description（摘要）。本條相關規定自新法頒佈後12 個月開始施行。
第9 條（Venue 訴訟管轄）
USTPO 為訴訟一造時，訴訟審判地由D. of the District of Columbia 移轉至E.D. of Virginia。
第10 條（Fee Setting Authority 授權制定規費辦法）
1.新法授權Director 依據title 35 及Trademark Act（商標法）制定辦法調整規費，以期收支平衡，規費調整上限15%。同時重新定義micro Entity（微個體）， 即同一發明人（certain individuals 獨立發明人、institutions ofhigher education 學校組織包含universities，或entities 非常小的公司）在美國專利申請案在4 件以內，也就是同一發明人只提申4 件以內的美國申請案，不包含國外申請案與臨時申請案，都屬micro Entity（微個體），規費得享有25 折優惠（75% deduction）。
2.非電子方式提申專利，將加收規費USD400；small entities（小個體）可享有5 折優惠。此加收之規費將納入Treasury 專庫，不得由USPTO 支出。本項規定自新法頒佈後60 天開始施行。
3.本條規定自新法頒佈後10 天開始施行。至於Director 制定規費辦法之授權，將自新法頒佈後7 年終止。
第11 條（Fees for Patent Services 專利服務規費）
1.明定徵收prioritized examination fee（優先審查費）USD4,800，small entities（小個體）得享有5 折優惠，自新法頒佈後10 天開始施行。
2.調漲專利規費15%，自新法頒佈後10天開始施行。
3.所徵收之prioritized examination fee（優先審查費）及調漲之專利規費，將存入USPTO的Appropriation Account（專戶）使用。
第12 條（Supplemental Examination 補充審查）
1.若Patent owner（專利權人）認為對系爭專利consider、reconsider或correct information 以便確認專利可實施是重要的， 得請求進行Supplemental Examination（補充審查）。
2.若在Supplemental Examination（補充審查）程序提出substantial new question of patentability（可專利性之實質新問題）， Director 應啟動ex parte reexamination（單方再審）程序。
3.本條規定將自新法頒佈日起12 個月後開始施行。
第13 條（Funding Agreements補助協議）
美國聯邦政府依據Bayh-Dole Act（拜杜法案）提供學術界的發明案年費補助增加。
第14 條（Tax strategies Deemed Within the Prior Art 稅務策略與先前技術）
1.不論在發明階段或專利申請階段任何已知或未知的減少、避免或遲延應納稅額之策略，均不足以影響系爭發明與prior art（先前技術）之區別；稅務策略不予專利。2.此規定不適用於只是用來準備稅金、回報資訊或其他作為稅務申請之method（方法）、apparatus（機構）、technology（技術）、computer program product（電腦程式）或system（系統）；也不適用於只是作為財務管理，或納稅義務人/顧問用來規劃稅務策略之相關產品。
第15 條（best Mode Requirement 要求揭露最佳實施例）
雖然美國專利法要求揭露the best mode（最佳實施例），但新法規定未揭露最佳實施例不得再作為系爭專利被撤銷、無效或無法執行之理由。本條規定自新法頒佈日起施行。
第16 條（Virtual Marking 虛擬標示）
1. 透過Internet（網際網路）提交之專利申請才有Virtual Marking（虛擬標示），未來在產品上不需再標示專利號，只要標示「patent」或縮寫「pat.」並加上internet address（網址），使公眾能免費連結網址以取得該專利之相關資訊；此規定適用於所有pending（審查中）及未來將發生侵權訴訟之專利案；USPTO 需於3 年內向Congress（國會）報告實施virtual marking 之效果。
2.現行法規定任何人均得提起patentfalse-marking（專利標示錯誤）之民事訴訟，新法改為只有競爭受損者（suffer a competitive injury）才可以提起，透過民事訴訟可能獲得足夠賠償以彌補損失。
3.本條規定自新法頒佈日起施行。
第17 條（Advice of Counsel 法律意見書）
侵權人未取得advice of counsel（法律意見書），不得用來證明成立willfulness（故意）或induced infringement（誘導侵權）。
第18 條（ Transitional Program for Covered Business Method Patents 涵蓋商業方法專利之過渡方案）
1. 自新法頒佈日起12 個月內，Director需制定關於審查涵蓋商業方法專利有效性之post-grant review proceeding（授權後重審）之過渡方案。
2.所謂「covered business method patent（涵蓋商業方法專利）」，係指申請專利範圍只包含金融商品或服務中進行數據處理之操作方法或相應設備，但無技術發明。
3.除非已經被提起專利侵權訴訟，否則不得主張適用本條之transitional proceeding（過渡程序）。
4.本條規定自新法頒佈日起12 個月內生效，過渡方案之相關規定施行8 年後失效。
第19 條（Jurisdiction and Procedural Matters 審判程序）
明文規定聯邦法院負責審理專利、著作權案件。新法則進一步規定專利案件被控告侵權得主張合併審理。
第20 條（Technical Amendments 技術性的修正）
略
第21 條（Travel Expenses and Payment of Administrative Judges 行政法官之差旅費及支出）
明確授權支付non-federal employees（非聯邦雇員）參加USPTO 培訓課程之費用，及administrative patent and trademark judges（專利商標行政法官）之費用。
第22 條（Patent and Trademark Office Funding 專利商標規費儲備基金）
1. 自2011 年10 月1 日起Treasury（財政部）設立「Patent and Trademark Fee Reserve Fund」（專利商標規費儲備基金）。
2.所收規費若超出該會計年度撥款額，將統一存放在Reserve Fund（儲備基金）中，且只限於USPTO 業務範圍內方能依法支出。
第23 條（Satellite Offices 設立衛星局）
1.USPTO 在新法頒佈後3 年內至少需設置3 個以上的satellite offices（衛星局）。
2.新法詳列選擇過程中需考慮之各項因素，選擇設立衛星局之rationale（理由）、progress（進度）、performance（成果）需於新法頒佈日起算的3 個會計年度內向Congress（國會）提交報告。
第24 條（Designation of Detroit Satellite Office 底特律衛星局）
由Elijah J. McCoy 命名。
第25 條（ Priority Examination for Important Technologies 重要技術專利優先審查）
USPTO 得制訂規則，對國家經濟或競爭力具有重要意義之Products （產品）、processes（製程）、technologies（科技），得申請不加收取額外費用進行優先審查。
第26 條（Study on Implementation 實施研究）
在新法施行後4 年內需研究並將新法執行情況、具體建議，向Judiciary Committees （司法委員會）提出報告。
第27 條（Study on Genetic Testing 基因檢測之研究）
1.USPTO 需建立獨立檢測基因之有效途徑，研究primary genetic diagnostic tests（主要基因檢測）之基因專利及其專屬授權。
2.需於9 個月內將適當的研究結果及具體建議提交Judiciary Committees （司法委員會）。
第28 條（Patent Ombudsman Program for Small Business Concerns 小個體之專利監察專案）
USPTO 需利用資源設立Patent Ombudsman Program（專利監察專案），為small business concerns（小個體）及independent inventors（獨立發明人）提供申請專利之相關幫助與服務。
第29 條（Establishment of Methods for Studying the Diversity of Applicants）
USPTO 需於新法頒佈後6 個月內，研究不同專利申請人之差異性，以提供不同之補助方法。
第30 條（Sense of Congress 立法目的）
專利制度應促進經濟發展並保護小個體與獨立發明人之利益以避免遭他人掠奪。
第31 條（USPTO Study on International Patent Protections for Small Businesses）
USPTO 於諮詢Secretary of Commerce（商務部長）及SBA（小型企業管理局）意見後，應研究Federal agencies（聯邦機構）如何協助小個體進行國際專利保護，並於新法頒佈後120 天內向Congress（國會）提出報告。
第32 條（Pro Bono Program）
USPTO 應與智財法律協會合作執行pro bono programs，對資源不足之獨立發明人及小個體提供財務方面之協助。
第33 條（Limitation on Issuance of Patents 准予專利之限制）
Weldon Amendment 規定：申請專利範圍是或包含human organism（人體），不得准予專利。
第34 條（Study of Patent Litigation 專利訴訟之研究）
GAO（General Accounting Office 審計局）需研究由non-practicing entities（ NPEs ）或patent assertion entities（PAEs）（NPEs及PAEs 均指專利蟑螂）進行專利訴訟之相關結果，於新法頒佈後12 個月內向Congress（國會）提呈報告。
第35 條（Effective Date 生效日）
除特別標示生效日之條文外，原則上新法自頒佈日起12 個月後生效。
第36 條（Budgetary Effects 預算之影響）
對照2010 年通過的Pay-As-You-Go-Act 相關規定。
第37 條（Patent Term Extension 專利期限延長）
需於收到FDA（美國食品藥物管理局）核准上市之通知後60 天內提申專利，若核准通知晚於東部時間business day（營業日）之4:30 或於非營業日送達，該核准通知視為次營業日才送達。
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